INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 05-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 05-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 82, literales e) y d), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por el señor Rodolfo Franco González contra los actos denegatorios del registro de la denominación "PANYDONAS (etiqueta)", destinada a proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (Proceso Interno No. 4203).

Quito, 15 de julio de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S :

La solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 82, literales e) y d), y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la interpretación en vista de que el señor Rodolfo Franco González, por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 25352 de fecha 28 de diciembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca “PANYDONAS (etiqueta)”, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase No. 30, y de la No. 1620 del 31 de julio de 1996, por la cual se resuelve en forma negativa el recurso jerárquico interpuesto y se confirma el primero de los actos emitidos por la Administración demandada.

Procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, en los términos siguientes:

A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS

Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, transcritos seguidamente junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados:

1. - Resolución No. 25352 del 28 de diciembre de 1995

   “PRIMERO.- Que el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada consista exclusivamente ‘...en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate...’

   (...)

   “TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho, en la marca PANYDONAS que se pretende registrar predomina el elemento denominativo, más aun si se tiene en cuenta el hecho de que esta marca consiste simplemente en una configuración gráfica en un tipo especial de letra de una expresión y que la parte netamente figurativa no le agrega distintividad significativa.

   TERCERO (sic).- Que la expresión PANYDONAS solicitada para distinguir ‘productos de pan, donas, productos de la industria panificadora y similares’ traspasa los límites de la evocatividad para ser una expresión claramente descriptiva de los productos que se pretende amparar que son entre otros pan y donas, lo que a todas luces resulta irregistrable en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   “RESUELVE:

   “ARTICULO 1o. Declarar fundada la oposición de la que se da cuenta en la parte considerativa.

   ARTICULO 2o. NEGAR el registro de la marca PANYDONAS (Etiqueta)...

2. - Resolución No. 1620 del 31 de julio de 1996

   “...la marca debe tener suficiente fuerza distintiva, la cual está relacionada con los productos o servicios que va a distinguir, de manera que mientras el signo esté más lejos de las características genéricas o descriptivas de los productos o servicios más carácter distintivo tendrá.

   (...)

   “Es de aceptación general por la doctrina del Derecho marcario que la GENERICIDAD de un signo debe analizarse en relación con los productos o servicios en que el signo vaya a emplearse.

   (...)

   “Y no puede argumentarse que el signo constituya una combinación de palabras distintiva, ya que es de fácil comprensión el significado genérico de los términos.

   En virtud de lo expuesto, se

   RESUELVE:

   ARTICULO PRIMERO: Confirmar la resolución número 25352 del 28 de diciembre de 1995, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.

   Todo lo destacado en los párrafos precedentes corresponde a la propia consulta formulada, y tiene que ver con los puntos sobre los cuales el Tribunal Andino realizará la interpretación de las normas que considere pertinentes al caso concreto, por ser éstos los controvertidos en el proceso interno.

   B) LOS HECHOS

   Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante, y considerados por ella como los relevantes para esta interpretación, son:

   “1o) El ciudadano Rodolfo Franco González por conducto de apoderado solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PANYDONAS (ETIQUETA), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   “2o) Publicado el extracto de la marca PANYDONAS (ETIQUETA) en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Pani Limitada presentó demanda de oposición a la misma con base en su marca PANI concedida bajo el certificado num. 120.841, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   “3o) Mediante la resolución 25.352 de 28 de diciembre de 1995 se negó el registro de dicha marca, por considerar que ‘...la misma es una expresión genérica y al mismo tiempo descriptiva, cumpliendo dos términos completamente diferentes (genérico, descriptivo)...’, anotando que las expresiones descriptivas son irregistrables de conformidad con los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   “4o) El apoderado de la solicitante, dentro del término legal interpuso recurso de apelación contra la resolución 25. 352 del 28 de diciembre de 1995, argumentando que ‘...la expresión PANYDONAS clase 30 no constituye una expresión genérica ni descriptiva, sino una expresión evocativa, y por lo tanto registrable’.

   5o) Mediante la resolución 1620 de 31 de julio de 1996, el Superintendente de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución 25.352 del 28 de diciembre de 1995 y declarando agotada la vía gubernativa.

   C) ESCRITO DE DEMANDA

   Los argumentos tanto de Derecho como de hecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, resumidos por el Tribunal Andino son:

1. - Se violó el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, al emitir el primero de los actos impugnados, en el punto tercero de las consideraciones del despacho, estimó que la marca PANYDONAS “traspasa los límites de la evocatividad, para ser claramente descriptiva...” Adicionalmente considera que “la expresión PANYDONAS al no describir un producto específico, debido a que no existe en el mercado un producto específico que se llame PANYDONAS, carece de la descriptividad que pretende conferirle la Superintendencia de Industria y Comercio..., y por lo tanto, es perfectamente registrable como marca, debido a que no encuadra en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Ley.”

2. - Se violó el artículo 82 literal e) de la Decisión 344 por cuanto “...la Marca PANYDONAS no es GENÉRICA, porque no es el nombre común o usual de un producto...”. Además, considera que la expresión “PANYDONAS, siendo evocativa, no constituye designación común o usual de los productos de que se trata, ya que...