INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 29-IP-96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 29-IP-96

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad RENTAR S.A. contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “RENTAR (nominativa)”, para productos comprendidos en la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3610); e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 y del 95 de la misma Decisión.

Quito, 30 de setiembre de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en vista de que la Sociedad RENTAR S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 9642 de fecha junio 08 de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca “RENTAR (nominativa)” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) El Tribunal decide extractar directamente de la demanda, los siguientes hechos que el Consejo de Estado considera relevantes en su solicitud de interpretación prejudicial:

1. - “La sociedad RENTAR S.A., solicitó el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza, el día Primero (1ro.) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1.994), solicitud que se tramita bajo el expediente número 94054.861.

2. - “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 del Treinta (30) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995), no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

3. - “No obstante, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 9642 de Junio Ocho (08) de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió negar el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza.

4. - “Contra la resolución antes referida se interpuso el día Treinta (30) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995) recurso de apelación.

5. - “A la fecha han transcurrido más de dos (2) meses, contados a partir del día en que se interpuso el recurso de apelación contra la resolución denegatoria del registro solicitado. No obstante, no ha sido notificada aún decisión expresa sobre el citado recurso ni ha sido decretada la práctica de pruebas, por lo cual, conforme al Art. 60 del C.C.A., debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.”

   B) Que en lo principal, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, transcritos por el Tribunal Andino, son:

1. - “RENTAR no es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la clase 35 Internacional y de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 35.

2. - “La oficina de marcas se equivocó con error grave al considerar que el signo RENTAR es irregistrable por distinguir los servicios de la clase 35, pues no solamente violó, como quedará demostrado, sus propias políticas de registros marcarios, sino que con un inusual rigor de examen, hace aparecer un signo que cumple con todos los requisitos de registrabilidad como irregistrable disque por describir características especiales de los servicios que distingue.

   Nada más erróneo -aduce-, pues para llegar a esa conclusión hay que retorcer la norma para hacerla decir lo que ellos afirman.

3. - Estima el actor que se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 ibídem, y fundamenta su aseveración en los siguientes términos:

   “a.- La marca RENTAR para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35, cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

   “Es perceptible por cuanto es accesible a los sentidos, se representa gráficamente a través de la escritura y además es suficientemente distintivo por cuanto en la citada clase 35 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados.

   “b.- Siendo RENTAR, como es, registrable, la División de Signos Distintivos aplicó erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca.

4. - Así mismo, considera que se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto:

   “1.3.- Los servicios comprendidos en la clase 35 Internacional son: ‘Publicidad y negocios’, servicios que comprenden diferentes actividades relacionadas directa o indirectamente con los restantes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

   “No se puede decir que el signo RENTAR constituya un signo que pueda servir en el comercio para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios.

   Si bien es cierto que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, define el término RENTAR, como lo ha expuesto la División en la resolución atacada, no es menos cierto que no es el verbo rector y no es la alocución necesaria. De acuerdo con la definición del diccionario la marca irregistrable sería RENTA ANUAL.

   C) Que, por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario citar en lo pertinente la resolución No. 9642 que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos:

   TERCERO: ...la expresión RENTAR cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.

   .

   “CUARTO: ...la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente.

   “Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretenda utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares.

   QUINTO: ...el signo cuyo registro se solicita, RENTAR, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye: ‘publicidad y los negocios’. De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende: ‘(De renta) tr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una cosa’. Y esa es precisamente una característica de los negocios.

   D) Que además este Tribunal considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró:

1. - Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344;

2. - “Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión ‘RENTAR’ (NOMINATIVA) son válidas y acertadas al señalarse que: ‘...consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35a de la Clasificación Internacional de Niza que incluye la ‘publicidad de negocios’. De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende ‘(De renta) vr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una cosa’. Y esa es precisamente una característica de los negocios’”

   Finalmente, en vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos:

   C O N S I D E R A N D O:

   1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

      QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e...