INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 17-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 17-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y Disposición Transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., contra el acto concesorio del registro de la marca de productos “GINO CAPORALLE (ETIQUETA)”, solicitada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Proceso Interno No. 3977.

Quito, 26 de junio de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

Se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución N° 4865 de fecha 28 de febrero de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se concede el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) A los fines indicados, el Consejo de Estado considera relevantes los siguientes hechos:

1. - “La sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA. presentó el 16 de julio de 1993, solicitud de registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 392 del 10 de diciembre de 1993 y contra él la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA. domiciliada en la ciudad de Medellín (Antioquía) formuló demanda de observación, con base en el registro de la marca CARACOLLE en la clase 25 internacional y en la solicitud prioritaria de la misma marca en la clase 24 internacional.

2. - “Mediante resolución 4865 del 28 de febrero de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observación y concedió el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25... de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA.

3. - “Contra la resolución 4865 del 28 de febrero de 1996, la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que del examen sucesivo entre la marca GINO CAPORALLE y la marca prioritariamente registrada y nombre comercial CARACOLLE, resulta claro que existen semejanzas gráficas, fonéticas, conceptuales y ortográficas que pueden inducir al consumidor a error.”

   B) En lo fundamental, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de normas comunitarias, resumidos por el Tribunal Andino son:

1. - Considera que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por:

   “a.- ...falta de aplicación, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, ignoró que el signo GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir tales productos, no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto CARECE DE NOVEDAD Y DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, en relación con los productos de la Clase 25 Internacional.

2. - El Artículo 104 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 105 ibídem, con el literal a) del artículo 83, y con la Disposición Primera Transitoria, por:

   “...falta de aplicación, toda vez que se ignoró los derechos que le asisten a mi representada en materia de Propiedad Industrial, por ser titular del registro de la marca CARACOLLE en las Clases 24 y 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

   Indica la actora en el proceso interno que:

   “...de lo dispuesto en los artículos 104, 105, 83 y Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se desprenden los siguientes derechos inviolables concedidos al titular de un registro de marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

   “a.- El exclusivo uso. Por perogrullada (sic) que parezca EXCLUSIVO significa ÚNICO o sea con exclusión de todos los demás.

   “b.- El de renovar el derecho de uso exclusivo cada diez años.

   “c.- El de traspasar su derecho a otro tercero.

   “d.- El de impedir el uso por parte de terceros en relación con los mismos productos o productos de similar naturaleza cuyo uso pueda inducir al público a error.

   “e.- El de OPONERSE a solicitudes de registro cuando tiendan a imitarla para artículos de la misma clase o misma naturaleza.

   f.- A registrar la misma marca en clases cuya naturaleza sea similar o semejante a los productos para los cuales se encuentra registrada la marca, como consecuencia de todos los anteriores derechos, siempre y cuando no se encuentre registrada por un tercero.

   C) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estima también necesario citar en lo pertinente la resolución N° 4865 que obra en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos:

   “PRIMERO: Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘...los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

   “SEGUNDO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras. En opinión de este despacho en la marca que se pretende registrar, predominan los elementos denominativos, por lo tanto es procedente el estudio de confundibilidad.

   TERCERO: ...entre la expresión que se pretende registrar y la marca en que se basa la oposición, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente...pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes.

   Lo destacado en el texto que acaba de ser transcrito, corresponde a la presente sentencia, y son los puntos sobre los cuales el Tribunal Andino realizará la presente interpretación, por ser éstos los que se discuten en el proceso interno.

   D) Además, este Tribunal considera indispensable resumir también la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, consideró:

1. - Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344;

2. - “Si se efectúa un examen conjuntual de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente -afirma la Superintendencia- que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.”

3. - “...es claro que el conjunto de la marca registrada GINO CAPORALLE (etiqueta) registrada a favor de la sociedad MARTIN SPORT CIA LTDA., frente al conjunto de la marca registrada y fundamento del demandante (sic), CARACOLLE de la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., es novedosa, visible y suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.”

   Finalmente, con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde,

   C O N S I D E R A N D O:

   1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

      QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno, e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos...