INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-96

Interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad GUALA S.P.A. contra el acto denegatorio de la prórroga de la patente de invención “CIERRE PARA BOTELLA” (Proceso interno correspondiente al expediente No. 3578); e interpretación de oficio de los artículos 53 y 99 de la Decisión 344.

Quito, 20 de mayo de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 29 de la Decisión 85, y 30 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GUALA S.P.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 1226 de fecha 3 de junio de 1994 y 1250 de fecha 31 de agosto de 1995, mediante las cuales: la primera negó la prórroga del privilegio de patente de invención para la creación denominada “CIERRE PARA BOTELLA”, y la segunda confirmó la precedente; ambas expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia.

A los fines indicados, el Consejo de Estado remite el siguiente informe sucinto de los hechos que el alto organismo judicial requirente considera relevantes para la presente interpretación prejudicial:

1. "Mediante Resolución No. 2453 de abril 11 de 1989, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a favor de la Sociedad Angelo Guala S.P.A., la Patente No. 22098 por un período inicial de cinco (5) años, prorrogables por cinco (5) más.

2. "Con posterioridad, la mencionada Sociedad solicitó y obtuvo el cambio de nombre del titular de la patente, a favor de la parte actora en este proceso.

3. "El 15 de abril de 1994 la Sociedad Guala S.P.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la prórroga de la patente, la cual se denegó, mediante el primero de los actos acusados, por considerar ‘que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento.’

4. “La sociedad demandante interpuso recurso de reposición contra dicho acto, argumentando, en síntesis, que el artículo 29 de la Decisión 85, vigente al momento en que se otorgó la patente, no estipulaba una fecha exacta para efecto de presentar la solicitud de su prórroga, por lo cual se debía dar aplicación analógica al plazo de gracia de seis (6) meses que consagran las normas comunitarias en asuntos marcarios, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar la renovación del mismo.

5. “Mediante el segundo de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó su decisión de denegar la prórroga de la patente, con fundamento en las siguientes consideraciones:

   ‘Sea lo primero advertir que según lo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto 753 de 1972, norma aplicable en el presente asunto en virtud del silencio que sobre el particular ha guardado la norma andina, ‘La renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la marca o de la patente, según el caso’. La sola lectura de este precepto nos permite dejar claramente establecido que en materia de patentes de invención sí existe una fecha límite exacta para efectos de presentar la solicitud de prórroga de una patente de invención, que si bien no la consagra en la parte pertinente la Decisión andina, sí lo hace la ley en forma reglamentaria. No es cierto, entonces, lo que afirma el recurrente de que ‘la ley no define de manera crítica (sic) el plazo para presentar la solicitud de la renovación de una patente’. Por lo demás, la norma es clara en precisar la expresión ‘renovación’ para las marcas y la de prórroga’ para las patentes, no como equivocadamente lo enuncia el recurrente, ‘renovación de patentes’, pues, ciertamente, es una expresión exclusiva para marcas.

   ‘Siendo ello así, no procede el argumento del recurrente según el cual ‘... el plazo de gracia para presentar solicitudes de renovación de marcas que por estrecha analogía puede ser aplicable a la renovación de patentes, lo cual pido que se haga en el presente caso ...’, pues, se reitera, al existir norma exactamente aplicable al asunto en cuestión, no es del caso aplicar el principio de analogía, el cual supone como condición ineludible ‘Que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido’.

   ‘Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga se presentó con posterioridad a la fecha de vencimiento de la patente respectiva, este despacho mantiene el criterio consignado en la resolución recurrida, de negar el privilegio solicitado.

   ‘Finalmente es oportuno señalar sobre el escrito de recurso radicado el día 7 de diciembre de 1994, que el mismo es extemporáneo, habida cuenta de que se presentó con posterioridad a la fecha límite en que ha debido presentarse, esto es, 20 de junio de 1994, toda vez que la resolución recurrida fue notificada personalmente el día 10 de junio de 1994.

   ‘No obstante, vale la pena no perder de vista que la patente con certificado No. 22.098 inició su vigencia, sin lugar a dudas, a partir del día 11 de noviembre de 1989, y hasta el 11 de abril de 1994, pues el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación vigente al momento de expedirse la resolución de concesión, en forma clara establece que: ‘Se concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga’, y no de su notificación, o posterior ejecutoria.’

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera oportuno citar también, en lo pertinente, la resolución No. 1226 -primera de las impugnadas- que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega la prórroga del privilegio de la patente de invención, la cual se fundamenta básicamente en el siguiente considerando:

   SEGUNDO: Que verificado el término de vigencia de la patente de invención, se constató que la solicitud de extensión del privilegio se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento.

   Por su parte y en cuanto a los argumentos de Derecho, la demandante -frente a la supuesta violación de la normativa comunitaria por la Superintendencia de Industria y Comercio- expone lo siguiente:

   “2.1. La Decisión 344 no establece en ninguna de sus normas el trámite que se debe adelantar para prorrogar el derecho de propiedad industrial de patente válidamente concedido por la legislación anterior.

   “2.2. En el capítulo primero de la Decisión 344 se regula todo lo referente a la obtención, uso, goce, derechos y obligaciones que se derivan del derecho de propiedad industrial de la patente.

   “2.3. Ninguna de dichas normas regula la prórroga del derecho de propiedad industrial de patente y mucho menos los requisitos que debe cumplir la solicitud de prórroga de patente, tales como tiempo en que se debe presentar, pruebas de uso, requisitos formales, pago de tasas.

   (...)

   “2.5. Como el derecho de mi poderdante fue válidamente adquirido bajo la vigencia de la Decisión 85, y ante el inexorable mandato de la disposición PRIMERA TRANSITORIA de la Decisión 344, que obliga a la administración a dar aplicación a la misma, hemos solicitado a Usted dar aplicación analógica del artículo 99 de la Decisión 344, que regula la renovación de marcas.

   “2.6. Igualmente, consideramos que por vía de analogía se podría dar aplicación al artículo 53 de la Decisión 344, en el que se regula la caducidad de la patente por no pago de las tasas. Obsérvese que en ese artículo se regula la máxima sanción que se puede aplicar al beneficiario de una patente, y aún así la ley le ha otorgado un plazo prudencial para cumplir con el deber que le impone la norma.

   2.7. En nuestro recurso de reposición hemos solicitado la aplicación del artículo 99 de la Decisión 344, por la ausencia o vacío normativo que existe en...