EXPEDIENTE No. 20-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

EXPEDIENTE Nº 20-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. Marca: “SOLYSOL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de junio del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de febrero de 2001, y

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente:

a) Hechos

El solicitante afirma que: “El 12 de junio de 1997, Grasas Vegetales S.A., por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca SOLYSOL para distinguir ‘carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas’ productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”; que, posteriormente, la sociedad “Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A., Casa Luker S.A., presentó observaciones al registro de la marca, con base en el registro vigente de la marca SOL en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas [condimentos]; especias, hielo”); y que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 11527, de 30 de junio de 1998, “declaró infundada la demanda de observaciones presentada por Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A. y concedió el registro de la marca SOLYSOL, Clase 29 ... Contra dicha resolución la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fueron resueltos mediante las Resoluciones 08742 de 18 de mayo de 1999 y 13503 de 15 de julio de 1999, confirmándola en todas sus partes”.

b) Demanda

Según el solicitante, la parte actora pide que se declare la nulidad de las Resoluciones 13503, del 15 de julio de 1999, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio; 08742, del 18 de mayo de 1999, de la División de Signos Distintivos de la citada Superintendencia; y 11527, del 30 de junio de 1998, de la División de Signos Distintivos en referencia.

Alega al efecto que fueron violadas las siguientes normas comunitarias, pertenecientes todas a la Decisión 344 de la Comisión: “El artículo 81, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca SOLYSOL carece de fuerza suficiente para distinguir ‘los productos idénticos o similares de otra persona’, en este caso los productos alimenticios distinguidos con la marca SOL desde hace más de veinte años”; “el literal a) del artículo 83 por cuanto la marca SOLYSOL reproduce en su totalidad a la marca SOL; esto hace que desde el punto de vista fonético, gráfico, conceptual y literal sean muy similares y fácilmente confundibles por los consumidores que considerarán que los productos SOLYSOL hacen parte de la marca SOL, generando desconcierto en el mercado en cuanto a la procedencia y calidad de los mismos”; “El literal d) y e) del artículo 83 por cuanto la Superintendencia hizo caso omiso de las pruebas que sobre la notoriedad de la marca SOL, como son, estudios de agencias de publicidad sobre la recordación de marcas de alimentos, facturas de ventas de más de veinte años del producto SOL, folletos, calendarios y en general publicidad relacionada con el producto, que se presentaron en las observaciones y en los recursos”; “ El artículo 102 por cuanto la Superintendencia al conceder el registro de la marca SOLYSOL, negó a la titular de la marca SOL, el derecho a usarla de manera exclusiva”.

El solicitante refiere además que, a juicio de la accionante, “la marca SOLYSOL contiene en su totalidad a la marca SOL, además del mismo significado conceptual, pues al pronunciarse SOLYSOL, se manifiesta dos veces seguidas la marca SOL. Estas circunstancias hacen que la marca SOLYSOL no sea lo suficientemente distintiva y, por lo tanto, es (sic) incapaz de diferenciar en el mercado los productos de una y otra”; y que “la marca SOL es totalmente distintiva en lo que se refiere a productos alimenticios ... ésta (sic) formada por un sustantivo preciso, definido por el Diccionario de la Lengua Española como ‘estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario’. Pretender registrar una marca registrada duplicándola, no significa que la expresión resultante sea novedosa y tampoco suficientemente distintiva”.

Y del escrito de la accionante se desprende que: “la solicitud de registro de la marca SOL en la clase 29, presentada por la sociedad Casa Luker S.A., está solicitada desde Mayo de 1995 y que la solicitud de Registro de la marca SOLYSOL en la clase 29, de la cual se solicita su nulidad, fue presentada dos años después, en junio de 1997”; que “La marca SOLYSOL contiene y reproduce en su totalidad a la marca SOL. Esto hace que desde los puntos de vista gráfico, fonético, conceptual y literal, las dos marcas sean muy similares y fácilmente confundibles por el público consumidor, quien considerará que el nuevo producto proviene de los fabricantes de SOL, y por lo tanto, se creará confusión en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos y en cuanto a la calidad de los mismos. ... Es de advertir que estos productos alimenticios, tales como el chocolate, las harinas, enlatados, margarinas, la confitería, son exhibidos en las mismas secciones y en las mismas góndolas en los supermercados”; que “Conceptualmente las dos marcas son también similares, pues la marca solicitada SOLYSOL al pronunciarse se escucha como SOL Y SOL, es decir dos veces la marca registrada y vigente SOL. De igual manera, su escritura es también confundible pues también se percibe escrita la palabra SOL dos veces, SOLYSOL”; y que “Muy diferente es comparar la marca SOL frente a SOLYSOL que comparar la marca SOL frente a SOLDADO. En el primer caso, la marca SOL sigue guardando su significado y en el segundo no”.

c) Contestación de la demanda

Según el solicitante, “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que no puede hacerse un examen fraccionado de los signos ... sino que al cotejarlos se deben tener en cuenta todos los elementos que los conforman, con el fin de determinar si hay o no riesgo de confusión. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘SOLYSOL’ frente a la marca ‘SOL’, se concluye de manera evidente que no existen semejanzas que conlleven a engaño a los consumidores, quienes podrán diferenciar los productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas. Por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin originar confusión y sin afectar derechos de terceros”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del...