EXPEDIENTE No. 3-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

EXPEDIENTE N° 3-IP-2002

Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: MTS INCORPORATED

Marca: “TOWER”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de abril del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83 literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, competente en única instancia, por órgano de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán.

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

a) Hechos

La mandataria de la empresa MTS, Incorporated “impugna la Resolución contenida en el oficio No. 973914 de 29 de octubre de 1.999 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo, por la que resuelve aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25, por contravenir lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual”. Alega que “el 29 de mayo de 1997 su representada presentó la solicitud de registro de la marca TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25; que la solicitud signada con el No. 78503-97 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 388 correspondiente al mes de mayo de 1997; que el 1 de junio de 1998, BATA LIMITED, presentó observación contra la solicitud de registro de la denominación TOWER, en base al registro de las marcas TPOWR (sic) y POWER FLASH DEVICE, para proteger productos de la clase internacional 25”.

Surtido el trámite de rigor, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial resolvió: “Aceptar la observación presentada por BATA LIMITED y denegar el registro de la marca TOWER”.

La accionante pretende que el Tribunal “declare ilegal la Resolució (sic) dictada por el Director Nacional de Propiedad e) (sic) contenida en el oficio No. 973914, de 29 de octubre de 1999, disponiéndose en consecuencia el registro de la marca TOWER”.

b) Demanda

La parte actora alega que “las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED y la marca solicitada presentan diferencias sustanciales que las hacen distinguibles desde el punto de vista gráfico. Estas son entre otras, las siguientes: (i) Las marcas base de la observación son marcas de carácter mixto; mientras que la marca solicitada es meramente nominativa. (ii) La marca solicitada se compone de la expresión TOWER. (iii) El elemento gráfico de las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED resulta altamente distintivo, y por tanto el que recordaría el público consumidor”.

Que “la marca solicitada TOWER y las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) presentan diferencias que las hacen igualmente distinguibles desde el punto de vista fonético. La Letra T de TOWER y la letra P de POWER son letras fueras que en su pronunciación son absolutamente diferentes, ... es así que la pronunciación de las expresiones en conflicto individualmente consideradas, resulta distinguible por un ‘consumidor medio’”; que “las marcas en conflicto no ‘representan o evocan una misma cosa, característica o idea’, por el contrario, las marcas evocan conceptos totalmente diferentes, por lo que el consumidor no se confundiría. Esto se demuestra, si tenemos en cuenta que las expresiones POWER y TOWER son expresiones del idioma inglés, que presentan significados totalmente diferentes. En efecto, la expresión POWER traduce al español: “Poder; poderío; potestad; potencia; fuerza; fuerza motriz; potencia, energía; mando; autoridad; atribución.” (Nuevo Diccionario Cuyás Inglés-Español de Appleton. Quinta Edición, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1972). A su vez, la expresión TOWER se traduce como: “(s) Torre; campanario; torreón; ciudadela; fortaleza; (v) elevarse; remontarse; descollar; sobresalir; destacarse;” (Ibidem, página 617). De lo anterior se observa, que las marcas en conflicto representan ideas diferentes, por lo que el público consumidor no las confundiría entre sí”.

Que “Entre las marcas en controversia, existen suficientes diferencias visuales, gráficas, fonéticas y auditivas, así como conceptuales; en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor, pues como señalé en la observación esto se corrobora, si tenemos en cuenta que las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado sin generar error en el público consumidor con varias marcas (POWERGEL, POWERWARE, POWERPOINT, POWERPART, etc;) de otros titulares, las cuales resultan mucho más cercanas con aquella, de lo que resulta la marca TOWER solicitada por mi representada”; que “en consecuencia, si las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado con varias marcas que reproducen totalmente el término POWER, sin haber generado error en el público consumidor, más aún podrían coexistir con la marca TOWER de propiedad de mi representada”.

Que “la marca TOWER es absolutamente registrable, pues cumple todos los requisitos de registrabilidad establecidos, así también debo señalar que no está incursa en causal alguna de irregistrabilidad, pues la marca TOWER solicitada para registro por mi representada, no es un signo que resulte engañoso sobre la procedencia, naturaleza, características o cualidades de los productos de la clase internacional No. 25 que pretende distinguir. Todo lo contrario, la marca solicitada está en inglés, idioma oficial de los Estados Unidos de América, país en el cual mi representada la sociedad MTS, INCORPORATED fue legalmente constituida”; que “se enmarca dentro de los presupuestos establecidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para ser considerada como marca NOTORIA”, ya que “en efecto, la marca solicitada TOWER es ampliamente conocida principalmente por los consumidores de productos y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42 ... registrada entre otros países en: Australia, México, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Singapur, Estados Unidos, Benelux, Chile, Suiza, España, Finlandia, Italia, China, Arabia Saudita, Checoslovaquia, Israel, Portugal, Suecia, Korea, Colombia, etc.”; que “el amplio ámbito de difusión y conocimiento de dicha marca se evidencia igualmente con la publicidad que de ella ha realizado mi representada MYS, INCORPORATED (sic). Esta publicidad incluye radio, televisión y medios escritos como revistas y periódicos”.

Finalmente sostiene que “la marca TOWER data del año 1954, cuando el Presidente y fundador de mi representada abrió su primer almacén con el nombre de TOWER RECORD”; y que “su expansión ha llegado a tal punto, que en la actualidad posee más de 60 almacenes en los que se distribuyen discos, libros, videos, litografías, bolsos y otros artículos. Algunos de estos almacenes se encuentran en Inglaterra y en el Japón”; por lo que “de todo lo anterior se demuestra que la marca TOWER que mi representada solicita para registro, es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado internacional de bienes y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42”.

c) Contestación a la demanda

La parte demandada alega, en cambio, que “analizadas las denominaciones en conflicto...