EXPEDIENTE No. 01-IP-2002

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

EXPEDIENTE N° 01-IP-2002

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT.

Marca: “JOHANN MARIA FARINA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de abril del año dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2001, y

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente:

a) Hechos

La sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (mixta)” para distinguir productos de perfumería y tocador en general, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”), obteniéndolo mediante certificado N° 29.514, del 29 de diciembre de 1951, emanado de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y renovado hasta el 29 de diciembre de 1981. Asimismo, dicha sociedad solicitó el registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)”, habiéndosele otorgado también mediante certificado N° 90.647, del 16 de noviembre de 1977, renovado hasta el 16 de noviembre de 1987.

Por su parte, la sociedad ROGER & GALLET S.A., a través de mandatario, solicitó el registro de la marca “JEAN MARIE FARINA (nominativa)” para distinguir productos de la indicada clase 3, obteniéndolo mediante certificado N° 29.967, del 15 de abril de 1952, emanado de la División de Propiedad Industrial, y renovado hasta el 15 de abril de 2002.

Ahora bien, la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en fecha 23 de febrero de 1989, solicitó un nuevo registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA”, clase 3. Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ROGER & GALLET S.A. presentó observaciones con fundamento en su marca “JEAN MARIE FARINA”, certificado N° 29.967.

Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos, en fecha 31 de octubre de 1994, dictó la Resolución N° 44194, mediante la cual declaró fundada la observación y negó el registro de la denominación “JOHANN MARIA FARINA”, por poseer semejanzas que “de coexistir en el mercado, inducirían al público a error, pudiendo eventualmente el consumidor medio del producto, encontrarse frente a una situación de confusión no sólo del producto sino de sus características de origen y fabricación”.

La solicitante del registro apeló de la negativa en referencia y el recurso fue resuelto a través de la Resolución N° 15391, del 30 de julio de 1999, emanada del Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria de “la decisión contenida en la resolución 44194”.

b) Demanda

El apoderado de la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende obtener la nulidad de la “Resolución No. 44194 de 31 de octubre de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, y de la “No. 15391 de 30 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio”.

En lo que concierne a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alega lo siguiente:

Que la Administración demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto “son múltiples las razones por las cuales la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”; que se violó el artículo 3 de la Ley 94 de 1931, toda vez que “la Oficina Nacional Competente debió declarar, de oficio, inadmisible la solicitud de registro de la marca JEAN MERIA FARINA (sic), clase 3, solicitada en el año 1952, por tratarse de una marca confundible con la marca JOHANN MARIA FARINA, para distinguir artículos de la misma naturaleza, registrada desde el año 1951 a favor de JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT”; que se violaron asimismo los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 83, literales a y d, eiusdem, “dado que la Superintendencia de Industria y Comercio admitió a trámite las observaciones formuladas por ROGER & GALLET S.A. contra el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, muy a pesar de carecer la sociedad opositora de legítimo interés para el efecto, pues no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio que la sociedad ROGER & GALLET S.A. formuló demanda de oposición (hoy observaciones) fundada en el hecho de ser titular del registro de la marca JEAN MARIE FARINA, clase 3, certificado 29.967, omitiendo establecer que este registro fue concedido cuando se encontraba ya vigente el registro 29.514, marca JOHANN MARIA FARINA, ... , y desconociendo, como se dijo antes, el hecho de la coexistencia pacífica de las marcas”.

Que “La Superintendencia de Industria y Comercio tampoco tuvo en cuenta que a partir de las fechas en que fueron concedidos los registros de las marcas JOHANN MARIA FARINA y JEAN MARIE FARINA, comenzó a surtir efectos la coexistencia pacífica de las mismas ...”, invocando el actor al efecto la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en el expediente 18-IP-98; que “De acuerdo con la citada jurisprudencia, cuya adopción, por ser un instrumento-guía u orientación para el desarrollo en la aplicación del derecho comunitario, era ineludible por parte de la Oficina Nacional Competente (en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio), ha debido accederse al registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, por haber sido usada ininterrumpidamente a partir del año 1951, en el cual fue registrada (varios meses antes de que fuera registrada la marca JEAN MARIE FARINA base de la oposición). A la fecha han transcurrido más de cuarenta y siete (47) años (casi medio siglo), sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno por razón de la coexistencia pacífica de ambas marcas”.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció incorrectamente “que la coexistencia pacífica de marcas es contraria a las normas que regulan lo concerniente a la propiedad industrial”.

Y que “la resolución 15391 de fecha julio 30 de 1999, por la cual fue decidido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que denegó el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, fue falsamente motivada, toda vez que uno de los fundamentos de dicha Resolución consistió en que: ‘una vez revisados los registros de la propiedad industrial, encontramos que la marca JEAN MARIE FARINA, al ser solicitada en Colombia por primera vez, le correspondió el expediente 92-131.617 (lo cual no es cierto) y a la marca JOHANN MARIA FARINA el número 160.349 (lo cual tampoco es cierto), de lo anterior se deduce que la primera fue prioritaria y por lo tanto debió haber sido concedida preferentemente sobre la segunda y no al contrario como sucedió. Contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio y como se dijo en los hechos ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ de la demanda, la marca que primero se registró fue JOHANN MARIA FARINA según resolución de fecha diciembre 29 de 1951, al paso que la JEAN MARIE FARINA fue apenas registrada el 15 de abril de 1952, cuando se encontraba ya registrada y aún vigente el registro de aquella, que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre del año 1976”.

c) Contestación de la demanda

El representante judicial de la “Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, contesta la demanda y, en defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, alega que las Resoluciones 44194 del 31 de octubre de 1994 y 15391 del 30 de julio de 1999 no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que la Decisión en referencia “es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.

Asimismo, luego de hacer mención de varias sentencias dictadas por este Tribunal, alega que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre las marcas JOHANN MARIA FARINA (solicitada) y JEAN MARIE FARINA (registrada) existen semejanzas entre sí capaces de que (sic) llevar a la confundibilidad entre las mismas, en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, engañar al consumidor medio”; que “la marca JOHANN MARIA FARINA para la clase 3, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”; y que “si bien las marcas en debate coexistieron casi 29 años, es pertinente aclarar que habiendo caducado la marca JOHANN MARIA FARINA a nombre de Johann Maria Farina Geenuber (sic) Dem (sic) Neumarkt...