EXPEDIENTE No. 77-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

EXPEDIENTE N° 77-IP-2001

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad MELHER S.A. de C.V.

Marca: “CHOCOVITOS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, trece de marzo de dos mil dos.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 29 de noviembre de 2001, y

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente:

a) Hechos

Según consta en la Resolución N° 13349 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, la sociedad MELHER S.A. DE C.V. solicitó ante dicha División el “registro de la marca nominativa CHOCOVITOS, para distinguir cobertura de chocolate para helados, paletas, frutas congeladas, pan, repostería, barras de chocolate sólidas o recubiertas, núcleos de chocolate recubiertos de azúcar o viceversa, maní confitado, caramelos y toda clase de artículos de confitería, repostería, chocolatería, heladería o panadería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza” (A saber: “Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A. “formuló demanda de observación, contra la solicitud de registro mencionada”, en condición de titular y solicitante prioritario de las marcas “CHOCOVITA”, Clase 30, y “CHOCOVITA”, Clase 32 (A saber: “Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”).

Surtido el trámite de rigor, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia emitió la Resolución N° 13349, mediante la cual declaró fundada la observación presentada y negó el registro de la marca “CHOCOVITOS”, por considerar que existe identidad fonética, gráfica e ideológica entre ésta y la registrada, y que, si bien una de las marcas que sirve de fundamento a la observación no ampara productos de la misma clase de los protegidos por la marca solicitada, ambos tipos de productos se hallan relacionados íntimamente, toda vez que su comercialización se lleva a cabo por vías similares y dirigida al mismo tipo de consumidor.

Contra dicha Resolución la solicitante del registro interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

El primer recurso fue decidido a través de la Resolución N° 16893, mediante la cual la indicada División de Signos Distintivos consideró —citando principalmente la interpretación rendida por este Tribunal en el proceso 09-IP-94— que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, arroja confusión, pues presentan semejanzas gráficas y fonéticas; que una y otra marca distinguen productos de la misma clase 30; que, en el caso, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues basta para ello que exista identidad o similitud en uno cualquiera de los aspectos conceptual, ortográfico o fonético; y que, no obstante que la marca registrada “CHOCOVITA” protege todos los productos comprendidos en la Clase 30, mientras la solicitada, “CHOCOVITOS”, se halla limitada a algunos de tales productos, “no es posible acceder al registro solicitado toda vez que el antecedente base de la negativa está dirigido a distinguir incluso chocolate y sus derivados”.

El segundo recurso fue decidido a través de la Resolución N° 21768, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial consideró que las marcas en confrontación, “CHOCOVITOS” y “CHOCOVITA”, examinadas en conjunto, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí e impiden su coexistencia en el mercado; que, si bien el prefijo CHOCO es usualmente utilizado en las marcas que identifican productos de la clase 30, los elementos restantes de cada una de las marcas, es decir, VITA y VITOS, no difieren de manera tal que permitan su coexistencia en el mercado, pues su pronunciación y transcripción producen una impresión bastante similar en el consumidor; y que las marcas en referencia no pueden coexistir en el mercado, para distinguir la misma clase de productos, sin generar confusión en el consumidor acerca de su procedencia empresarial, calidad y características.

b) Demanda

La abogada Elvia Cecilia Florez, obrando en representación de la sociedad MELHER S.A. de C.V., en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “contra las Resoluciones Números 13349 del 15 de julio de 1.999 y 16893 del 25 de agosto de 1999, proferidas por el jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución Número 21.768 del 21 de octubre de 1.999, proferida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, alega, en lo que concierne a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente:

Que el signo denominado “CHOCOVITOS”, clase 30, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 81 de la Decisión señalada: en efecto, la actora afirma que el signo en referencia cumple con el requisito de perceptibilidad, pues “el mismo es perceptible por el sentido de la vista”; que cumple con el requisito de la representación gráfica, “en cuanto que el mismo puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo cual permite a los consumidores que se formen una clara idea del signo representado”; que, en cuanto al requisito de la distintividad intrínseca, el signo “CHOCOVITOS” no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado; y que, en cuanto al requisito de la distintividad extrínseca, el signo CHOCOVITOS “comparado en su conjunto, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias para no ser confundible con la marca observante”. A este propósito, señala que no existe confundibilidad entre la marca “CHOCOVITOS” y las marcas “CHOCOVITA” pues “si las marcas que se cotejan son evocativas, existe una diferencia fundamental entre las mismas debido a que si la marca CHOCOVITOS por ser completamente caprichosa o de fantasía evoca en el público consumidor la idea de que el producto que se identifica con dicha marca tiene chocolate, para el caso de la marca CHOCOVITA, la misma apreciada en su conjunto evoca una idea concreta en cuanto que el producto que se identifica con la marca CHOCOVITA, contiene chocolate y además de ello es más vitamínico, debido a que el término VITA es usado en muchas marcas para dar a entender que el producto tiene más vitaminas lo que significa que si dos marcas tienen un contenido conceptual diferente, lo anterior contribuye a su no confundibilidad, debido a que en la mente del público consumidor se graban más fácilmente...