DICTAMEN No. 03-2010

• Emisor: Secretaría General de la Comunidad Andina

DICTAMEN Nº 03-2010

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa TAEWON S&G LTD. (antes K.O. NEEDLES CO. LTD.) por supuesto incumplimiento de los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por parte de la República del Perú, a través de la actuación de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al no haber cumplido con incorporar en su sentencia el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 161-IP-2007.

Lima, 25 de junio de 2010

1. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

   1. Con fecha 27 de Noviembre de 2009, la empresa Taewon S&G Ltd.[1] (antes K.O. Needles Co. Ltd.), de la República de Corea, debidamente representada por la empresa Abastecimientos Textiles S.A., en adelante “La Reclamante”, presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el “Tratado del Tribunal”) y 127 de la Decisión 500 “Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria andina, bajo la consideración de que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Sala Constitucional y Social) habría incumplido con incorporar en su sentencia el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso 161-IP-2007.

   2. Con fecha 15 de Diciembre de 2009, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General) al amparo de lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, requirió a la empresa Taewon a fin que cumpla con presentar una declaración de no haber acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional. Dicho requerimiento fue absuelto por la empresa reclamante el día 7 de enero de 2010.

   3. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento y conforme a su artículo 16, mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/184/2010 y SG-X/E.1.1/107/2010 de fecha 23 de febrero de 2010, la Secretaría General remitió copia del reclamo y anexos a la República del Perú y a los demás Países Miembros para que, en el plazo de veinte (20) días calendario, presentaran la contestación correspondiente y la información que consideraran pertinente, respectivamente. Dichas actuaciones fueron oportunamente informadas a La Reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/182/2010 de la misma fecha.

   4. Con fecha 3 de marzo de 2010, la República del Perú, mediante Facsímil N° 38-2010-MINCETUR/VMCE, solicitó a la Secretaría General una prórroga, hasta por el plazo máximo del término inicialmente otorgado, a efectos de presentar la respectiva contestación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425) y el artículo 16 de la Decisión 623.

   5. El día 15 de de marzo de 2010, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (40 días calendario) para la contestación del reclamo presentado. Esta información fue suministrada a la República del Perú y a los demás Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/253/2010 y SG-X/E.1.1/150/2010 respectivamente; así como a La Reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/254/2010.

   6. El 26 de abril de 2010, mediante Facsímil N° 72-2010-MINCETUR/VMCE/DNINCI, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y rechazando todos los extremos del reclamo presentado; solicitando además que éste sea declarado infundado en todos sus extremos.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

   Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que la Sala Constitucional y Social, en su Sentencia CAS. 3202-2008 de fecha 11 de Junio de 2009, no habría cumplido con aplicar la interpretación prejudicial de fecha 22 de enero de 2008 emitida por el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso 161-IP-2007, lo que significaría la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Tratado del Tribunal.

3. ARGUMENTOS DEL RECLAMO Y DE LA CONTESTACION

   1. Argumentos de la Parte reclamante, TAEWON

      En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través de una decisión de la Sala Constitucional y Social, incurrió en incumplimiento de los artículos 35 y 36 del Tratado de Tribunal, conforme a los siguientes argumentos:

      i) Antecedentes

      Con fecha 25 de junio de 2002, la empresa K.O. Needles Co. Ltd. (ahora Taewon) interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) una denuncia contra la empresa Xian Hai Import & Export S.R.Ltda. (en adelante Xian Hai) por la infracción a sus derechos de propiedad intelectual sobre la marca de producto “Orange Needles” y figura tridimensional, inscrita bajo certificado N° 81216. Esta denuncia estaba orientada a corregir la infracción cometida por la empresa Xian Hai al importar y almacenar productos que incorporaban signos confundibles con la marca “Orange Needles” y figura tridimensional, sin contar con la autorización del titular del derecho.

      El día 23 de setiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 11062-2003/OSD-INDECOPI, por medio de la cual dispuso declarar fundada la denuncia, luego de haber constatado que la empresa denunciada importó y almacenó agujas para máquinas de coser utilizando el signo “Qinpai Needles”, el cual contiene semejanzas gráficas con el signo registrado “Orange Needles”.

      Contra esta Resolución, Xian Hai interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (última instancia administrativa), el cual, mediante Resolución N° 0127-2004/TPI-INDECOPI, confirmó en parte la resolución emitida por la Oficina de Signos Distintivos. Esta resolución administrativa habría tomado en consideración no sólo que el signo “Qinpai Needles” utilizado por la empresa denunciada era confundible con aquél registrado a nombre de K.O. Needles Co. Ltd. (ahora Taewon), sino también que las agujas importadas por la empresa Xian Hai habrían estado siendo almacenadas en el local comercial de ésta, lo que contravenía lo dispuesto en el literal b) del artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en esa fecha (Decreto Legislativo 823) y por el literal d) del artículo 15 de la Decisión 486.

      ii) Desarrollo de la demanda interpuesta por XIAN HAI en sede jurisdiccional peruana

      De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, luego de haber sido agotada la vía administrativa respectiva, la empresa Xian Hai interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue declarada fundada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, sobre la base que en la fecha en que los productos de la marca “Qinpai Needles” fueron importados por la empresa demandante (14 de junio de 2002), la marca registrada “Orange Needles” aún no contaba con protección legal (la cual fue concedida recién el 21 de junio de 2002). Adicionalmente, dicha Sala manifestó que el almacenamiento per se no constituye infracción, más aún si la mercadería almacenada tiene un origen legítimo.

      Contra dicha sentencia, tanto la empresa Abastecimientos Textiles S.A. (representante de K.O. Needles Co. Ltd.) como el INDECOPI formularon recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, la Sala Civil Permanente). En la tramitación de dicho recurso, Abastecimientos Textiles S.A. y el INDECOPI señalaron que la Segunda Sala en lo Contencioso Administrativo se habría equivocado al determinar la norma aplicable al caso concreto, puesto que el almacenamiento se encuentra tipificado expresamente en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,[2] en concordancia con el artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial,[3] no resultando relevante determinar si la importación de los productos de la marca “Qinpai Needles” se realizó antes o después del otorgamiento de los derechos de propiedad industrial a la empresa K.O. Needles Co. Ltd. Dichos argumentos no fueron tomados en cuenta por la Sala Civil Permanente, la cual confirmó la sentencia apelada; por ello, tanto Taewon (antes K.O. Needles Co. Ltd.) y el INDECOPI interpusieron Recurso de Casación, el cual fue conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social.

      Luego de interpuesto dicho recurso, la Sala Constitucional y Social, mediante providencia de fecha 21 de mayo de 2007, decidió suspender la tramitación del proceso a fin de consultar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 de la Decisión 500. Dicho informe fue remitido el día 10 de marzo de 2008 (Proceso 161-IP-2007) a través de Oficio N° 58-S-TJCA-2008.

      Recibida esta interpretación, la Sala de Derecho Constitucional y Social declaró nula la sentencia casada, en virtud a que ésta se pronunció respecto a si los signos comparados son confundibles, elemento que no fue materia del petitorio de la demanda, ni tampoco fue fijado como punto controvertido. Asimismo, en virtud a dicha sentencia, se ordenó a la Sala Civil Permanente expedir un nuevo fallo.

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