DICTAMEN No. 07-2007

DICTAMEN Nº 07-2007

Asunto: República del Perú – Reclamo de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA por presunto incumplimiento a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, de normas del Régimen Común de Propiedad Industrial, en tanto resoluciones administrativas dictadas por dicha entidad establecerían la exigencia de cumplir con requisitos no señalados en la Decisión 486 para el procedimiento de concesión de patentes de invención.

Lima, 29 de agosto de 2007.

1. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

   Con fecha 21 de febrero de 2007, a través de su apoderado, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, formuló reclamo por posible incumplimiento de la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 14 de la Decisión 623.

   En su escrito de reclamo, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA manifestó haber sido afectada en sus derechos “como consecuencia de la exigencia por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de requisitos distintos a los exigidos por el artículo 26 de la Decisión 486, en la tramitación de la solicitud de patente bajo expediente No. 260.06 y que trajo como consecuencia la declaración de abandono de tal solicitud de patente”, actuación que fuera confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual (en adelante “la Sala”) del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución No. 241-2007/TPI-INDECOPI.

   Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/175/2007 y SG-F/5.11/241/2007 del 9 de marzo de 2007, la Secretaría General remitió copia del reclamo a la República de Perú y al resto de Países Miembros para que en el plazo de veinte (20) días hábiles presentaran, respectivamente, la contestación e información pertinente. Dicha actuación fue informada en la misma fecha a la parte reclamante mediante comunicación SG-X/5.11/173/2007.

   Dentro del plazo concedido, el 16 de abril de 2007, la República de Perú remitió el Facsímil N° 109-2007-MINCETUR/VCME, mediante la cual contestó el reclamo, rechazando todos los extremos del mismo.

   Mediante comunicaciones SG-X/5.11/410/2007 y SG-F/5.11/348/2007 del 19 de abril de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación del reclamo.

   Con fecha 25 de abril de 2007, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA remitió sus observaciones a la contestación de la República de Perú, reiterando su posición respecto al incumplimiento de dicho País Miembro de disposiciones contenidas en la Decisión 486.

   El 25 de mayo de 2007, mediante comunicaciones SG-X/5.11/437/2007 y SG-F/5.11/436/2007, la Secretaría General informó a las partes su voluntad de recibirlas el viernes 1 de junio de 2007, a fin de realizar una reunión informativa, con el propósito de acercar a las partes con miras a realizar gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento alegado.

   Mediante Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007, el Gobierno del Perú informó que no asistiría a la reunión citada, por considerar que la misma fue convocada de manera extemporánea y, asimismo, solicitó que no sean tomados en consideración, para el pronunciamiento final de esta Secretaría General, los argumentos vertidos en la misma.

   Con fecha 1 de junio de 2007, en presencia del apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, se dio lectura al Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007. Es así que, al no haberse presentado una de las partes convocadas, y siendo el objetivo de las reuniones en el marco de la Decisión 623, acercar a las mismas con miras a superar el incumplimiento alegado, no se realizó la reunión informativa.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y CONDUCTAS

   THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 7 de marzo de 2006, a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OINT) del INDECOPI, una solicitud de concesión de patente de invención con el título “Sistema de Generación Eléctrico por Plasma”, a la cual se le asignó el número de expediente N° 000260-2006.

   La OINT, mediante proveído del 24 de marzo de 2006, requirió a THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA la presentación del documento de cesión de la invención, debidamente legalizado, concediendo un plazo de 2 meses para presentar el referido documento bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.

   Luego de haber solicitado una prórroga para la presentación del referido documento, la cual le fuera concedida, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 1 de agosto de 2006, copia del documento de cesión de los seis inventores.

   Mediante cédula de notificación de fecha 21 de agosto de 2006 la OINT informó que el documento de cesión adjuntado por el solicitante no cumplía con la secuencia de legalizaciones respectiva, debido a que la Sra. Angela Wendel, quien certificaba el documento, en opinión de la OINT, no estaba facultada para hacerlo. Asimismo declaró que, “habiendo vencido el plazo para presentar la cesión del inventor, el expediente queda en abandono”.

   El 5 de setiembre de 2006, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA apeló la mencionada resolución, haciendo especial énfasis en que el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 regula la presentación del documento de cesión, exigiendo sólo “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante”. En ese mismo sentido, se señaló en el escrito de apelación que el artículo 32 de la citada Decisión andina no permite a los Países Miembros exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión.

   El 3 de octubre de 2006, se presentó en calidad de prueba una Declaración Jurada presentada ante la Notaría Pública del Condado de Orange, California, Estados Unidos de América, que contiene la certificación del doctor en derecho Kenneth S. Roberts, en el sentido que de conformidad con la ley del Estado de California, un Notario no puede certificar como válidas, copias de otros documentos.

   La Sala, mediante resolución 241-2007/TPI-INDECOPI concluyó que en adición a los requisitos establecidos en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 es necesario cumplir con los requisitos formales de legalización que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, contenido en el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, que exigen como condición para la aceptación de un documento extendido en el extranjero, que el documento se encuentre legalizado por funcionario consular peruano.

   En ese contexto, el procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si la República del Perú, a través de la actuación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al haber emitido la OINT la Resolución de fecha 21 de agosto de 2006 (Declaratoria de abandono de la solicitud de patente) confirmada por la Sala mediante Resolución No. 241-2007/TPI-INDECOPI, habría contravenido los artículos 26, literal k) y 32 de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), mediante la modificación de los requisitos y exigencias que establece la norma comunitaria andina, en aplicación del Decreto Legislativo 823 y el TUPA de INDECOPI.

3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

   3.1 Argumentos de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

   1. El artículo 26 literal k), de la Decisión 486, referido a los documentos que deberán exigirse para la tramitación de una solicitud de patente, requiere la presentación de “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”. No exige requisito ni condición adicional para la admisión del referido documento. Tampoco se exige que en el documento conste la certificación notarial de la firma del inventor, ni la legalización consular.

   2. El artículo 32 de la Decisión 486 establece que ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la misma. En ese entendido, el reclamante considera que los documentos detallados en el citado artículo 26 constituyen requisitos de forma, como también lo es la información que debe ser contenida en el petitorio de la solicitud y los mencionados en el artículo 27.

   3. El artículo 38 de la Decisión 486 establece que los requisitos previstos en el artículo 26 son requisitos de forma, cuando la norma señala que la oficina nacional competente examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de...