DICTAMEN No. 04-2007

DICTAMEN Nº 04-2007

Asunto: República del Ecuador – Reclamo de la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A. por incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Lima, 21 de mayo de 2007

1. Relación de las actuaciones procedimentales.

   El 26 de octubre de 2006 la compañía Medicamenta Ecuatoriana S.A. formuló reclamo contra la República de Ecuador al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por supuesto incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, al alterar el sentido de la norma comunitaria mediante disposiciones legislativas internas, al aplicar medidas cautelares sin tener en cuenta los requisitos establecidos en la norma comunitaria que establece el régimen común sobre propiedad industrial, y al no solicitar la Interpretación Prejudicial correspondiente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/1354/2006 y SG-X/5.11/1376/2006 del 10 de noviembre de 2006, la Secretaría General remitió copia del reclamo y anexos a la República de Ecuador y al resto de Países Miembros para que en el plazo de sesenta (60) días calendario presenten, respectivamente, la contestación e información pertinente. Esta actuación fue informada oportunamente a la parte reclamante mediante comunicación SG-F/5.11/1356/2006 en fecha 10 de noviembre de 2006.

   Dentro del plazo establecido, el 12 de enero de 2007, la República de Ecuador remitió la comunicación N° 07-150-SCEI mediante la cual contestó el reclamo, señalando que la no publicidad del reclamo formulado por la compañía Medicamenta afectaría el derecho de defensa de terceros directamente interesados como la empresa Pfizer. Asimismo manifestó que el reclamo resulta inadmisible, ya que la reclamante habría acudido, simultáneamente y por la misma causa, ante un Tribunal Nacional.

   Mediante comunicaciones SG-X/5.11/27/2007 y SG-F/5.11/32/2007 del 16 de enero de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación de la República de Ecuador.

   Con fecha 19 de enero de 2007, la República de Perú, mediante comunicación Nº 27-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, remitió la comunicación de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE), en la cual manifiesta que “[d]e no haber esa resolución ratificatoria o final de medidas cautelares, tal como parece desprenderse de las propias aseveraciones de Medicamenta Ecuatoriana en su acción de incumplimiento, no habría propiamente objeto de tal acción de incumplimiento, pues las normas de la Decisión 486 alegadas por tal Compañía como infringidas por el Gobierno Ecuatoriano tienen relación con la fase probatoria de un juicio de medidas cautelares y con la resolución confirmatoria o final de un juicio de medidas cautelares, y mas no con una resolución inicial o provisional de un Juez de lo Civil, por lo cual ordena una o más medidas cautelares provisionales, no definitivas, en base a presunciones razonables, y no en base a pruebas determinantes.”

   Asimismo, la República de Perú, mediante comunicación Nº 68-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 6 de febrero de 2007, remitió la comunicación de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capitales Nacionales (ADIFAN), que manifiesta que “[e]s un error y constituye un exceso de las autoridades judiciales de Ecuador dictar medidas cautelares ante la denuncia del titular de una patente de procedimiento, que estima se está usando su proceso patentado en la fabricación del producto.” Por lo tanto en este caso correspondería que “…la Autoridad exija a la empresa fabricante del medicamento probar fehacientemente – siguiendo el principio de la inversión de la carga de la prueba-, que el insumo farmoquímico incorporado en el producto final es obtenido por un procedimiento de fabricación distinto y distante al patentado.”

   Con fecha 12 de febrero de 2007, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, titular de la patente de procedimiento número 99-1598 y parte en el proceso de medidas cautelares número 1184-2004 seguido ante el Juez del Séptimo Juzgado Civil de Pichincha; y Pfizer Ecuador S.A., titular de los permisos de comercialización y registro sanitario en Ecuador del medicamento de marca VIAGRA®, manifestaron tener legítimo interés y solicitaron su participación en el presente procedimiento, en calidad de terceros.

   Mediante comunicación SG-F/5.11/147/2007 del 26 de febrero de 2007, la Secretaría General aceptó la participación de Pfizer Ireland Pharmaceuticals y Pfizer Ecuador S.A. en el presente procedimiento, en calidad de terceros con legítimo interés, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 425 y al principio de igualdad de trato a las partes. Dicha situación fue comunicada a la empresa reclamante y a los Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/5.11/148/2007 y SG-X/198/2007, respectivamente.

   Posteriormente, mediante comunicación del 12 de marzo de 2007, recibida en esta Secretaría el 16 de marzo de 2007, la empresa Medicamenta presentó sus observaciones a la contestación del Gobierno de Ecuador, remitiendo sus consideraciones acerca de la lesión de los intereses legítimos de las partes involucradas; asimismo, señaló que en el proceso seguido ante el órgano jurisdiccional ecuatoriano, Medicamenta fue demandada por la empresa Pfizer, por lo tanto no habría acudido simultáneamente y por la misma causa ante un tribunal nacional.

   En fecha 13 de abril de de 2007, Medicamenta presentó un escrito mediante el cual señala que el incumplimiento del País Miembro se mantiene vigente en virtud a “…[e]l reconocimiento por parte del Gobierno de Ecuador de la existencia de disposiciones internas que varían unilateralmente los contenidos de la normativa comunitaria “. Asimismo, señala que “…[e]n lo que respecta al procedimiento judicial seguido por la judicatura de Pichincha, la Secretaría General se servirá observar que se han suministrado las pruebas que demuestran que dicha judicatura omitió la aplicación de la norma comunitaria que resultaba de obligatorio acatamiento en el caso en cuestión”.

   Mediante comunicación de fecha 18 de abril de 2007, recibida en esta Secretaría el 20 de abril de 2007, Pfizer Ireland Pharmaceuticals y Pfizer Ecuador S.A. presentaron argumentos que amplían lo expuesto en la solicitud de participación en el procedimiento como terceros interesados; “[c]on relación a: (i) la expedición y aplicación de la norma interna ecuatoriana en supuesta contravención a la norma Andina, específicamente a las disposiciones que regulan el otorgamiento de medidas cautelares, y (ii) la presunta inconducta judicial en el otorgamiento de la medida cautelar cuestionada (…)”.

   Finalmente, la reclamante el 14 de mayo de 2007 presentó un escrito, mediante el cual presentó un resumen de los argumentos en los que basa el reclamo formulado, y reitera las consideraciones presentadas respecto del “…[i]ncumplimiento objetivo por parte del poder legislativo ecuatoriano” y, del “…[i]ncumplimiento por parte de la rama judicial ecuatoriana al inaplicar una norma comunitaria que estaba obligada a considerar”.

2. Argumentos de la empresa reclamante.

   La compañía Medicamenta afirma ser una empresa dedicada a la elaboración y fabricación de productos farmacéuticos y de cosmetología, entre los cuales se encuentra el sildenafil para la disfunción eréctil, el que se comercializa bajo la marca “Potencil®”.

   Asimismo, manifiesta que la República de Ecuador “… ha incurrido en una doble violación del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad intelectual, concretamente, el relativo a la regulación de las patentes de procedimiento y sobre la imposición de medidas cautelares, tanto a través de su actividad legislativa, como a través de su actividad judicial.”

   En ese sentido, argumenta lo siguiente:

   1. La Decisión 344 en su artículo 51 establecía los derechos que confiere la patente de procedimiento a su titular, ante una infracción de la misma. Por su parte, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) del Ecuador del 19 de mayo de 1998, reprodujo la mayoría de las disposiciones sobre patentes de procedimiento y su protección legal contenidas en la Decisión 344; sin embargo dispuso la remisión directa al Código de Procedimiento Civil cuando se trate de la interposición de medidas cautelares, así como otras particularidades que debe tener en cuenta el juez que conoce la demanda cautelar.

      En ese sentido, la reclamante citó el artículo 306 de la LPI que se refiere a los requisitos procesales que debe cumplir una demanda cautelar a efectos de que el juez ordene la medida; así como los artículos 307, 311 y 314 que regulan, respectivamente, el requisito de contracautela, notificación de la demanda cautelar y caducidad de la medida provisional.

      De otro lado, manifiesta la compañía Medicamenta que mediante el Capítulo II del Título XV y los artículos 14, 52 y 240 de la Decisión 486 se desarrolló ampliamente lo relativo a la adopción de medidas cautelares. Así señala que “…, el propósito de las Decisiones comunitarias fue a la vez que franquear un remedio inmediato a favor del titular de la patente para que éste pudiera prevenir la comisión de una infracción a sus derechos, permitir que el demandado no fuera perjudicado innecesariamente en sus intereses, asegurándole su derecho a buscar una impugnación inmediata de la medida adoptada y tras el transcurso de un plazo perentorio y corto de diez días, su revocatoria y la protección de su secreto empresarial…la LPI particularmente al referir al Código de Procedimiento Civil todo lo relativo al procedimiento a seguir para la adopción y ejecución de medidas cautelares frustra el propósito comunitario de que las medidas cautelares tengan un carácter provisional y que se precautele el interés de...