DICTAMEN 08-2012

EmisorSecretaría General de la Comunidad Andina

DICTAMEN N° 08-2012

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. por supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, por parte de la República del Perú, a través del accionar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al dictar resoluciones anulando marcas registradas sin observar lo establecido en la Decisión 486.

Lima, 12 de diciembre de 2012

  1. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

    1. El día 13 de abril de 2012, la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. (en adelante La Reclamante o QUALITY PRODUCTS) presentó, por medio de su apoderado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante Tratado del Tribunal) y del artículo 14 de la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, un reclamo por el supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la República del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, habría incumplido con los dispositivos antes citados, al haber dictado resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en el citado instrumento andino.

    2. Mediante comunicaciones SG-C/E.1.1/1281/2012, SG-R/E1.1/141/2012 y SG-C/E.1.1/1282/2012, de fecha 27 de abril de 2012, la Secretaría General admitió el reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación por parte del Gobierno de Perú, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, por los demás Países Miembros.

    3. El 9 de mayo de 2012 fue recibido el Facsímil N° 92-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR), a través del cual solicitó prórroga del término conferido para la contestación del reclamo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 623. Dicha solicitud fue aceptada por la Secretaría General, concediéndose un plazo adicional de 30 días calendario. La citada decisión fue puesta en conocimiento de La Reclamante y Países Miembros.

    4. Mediante comunicaciones SG-R/E1.1/171/2012 y SG-C/E1.1/1522/2012 del 23 de mayo de 2012, esta Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el procedimiento, la convocatoria a una reunión informativa, al amparo de lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 623, para el día 8 de junio de 2012. Dicha diligencia fue llevada a cabo en la fecha prevista, contando con la participación de representantes de La Reclamante y del Gobierno de Perú.

    5. El día 9 de julio de 2012 fue recibido el Facsímil N° 149-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI, a través del cual el MINCETUR del Perú presentó contestación al reclamo.

    6. Mediante comunicación VCEI-001680, de fecha 30 de agosto de 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia remitió el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030, elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI.

  2. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

    Según lo señalado por La Reclamante, la conducta de la República del Perú que constituiría el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, estuvo originada en la emisión, por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de diversas resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en la Decisión 486. Dicha actuación se habría plasmado en las siguientes resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante la Sala del INDECOPI):

    • Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.

    • Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.

    • Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.

    • Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.

    • Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

  3. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

    1. Argumentos de La Reclamante

      De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, QUALITY PRODUCTS obtuvo el registro de las siguientes marcas en la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del INDECOPI:

      • Mediante Resolución N° 19953-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 04, otorgándose el correspondiente certificado N° 171302 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

      • Mediante Resolución N° 19954-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 05, otorgándose el correspondiente certificado N° 171303 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

      • Mediante Resolución N° 19955-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 08, otorgándose el correspondiente certificado N° 171304 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

      • Mediante Resolución N° 19956-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 21, otorgándose el correspondiente certificado N° 171305 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

      • Mediante Resolución N° 19957-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, para distinguir productos de la clase 42, otorgándose el correspondiente certificado N° 64740 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.

      Afirma La Reclamante que luego de meses de otorgadas las marcas citadas, la Dirección de Signos Distintivos, sin respetar el procedimiento establecido en la Decisión 486, solicitó a la Sala del INDECOPI su anulación, señalando como causal “la existencia de razones atendibles que podrían determinar la nulidad de la resolución de conformidad con el artículo 135, inciso b) de la Decisión 486.” Dichas “razones atendibles” se desprenderían del siguiente párrafo común a las cinco resoluciones de la citada Dirección:

      “…se verificó que la denominación “AS SEEN ON TV” es una frase del idioma inglés, cuya traducción a nuestro idioma es “COMO LO VIO EN TV”, la cual es utilizada con frecuencia en el mercado como una placa de identificación, la cual permite determinar que los productos y/o servicios ofrecidos, mediante distintos medios (televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión”.

      Ante ello, de acuerdo a La Reclamante, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispuso declarar nulas las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos por las cuales se otorgaron las marcas citadas, acordando además cancelar los certificados de registro, ello a través de las siguientes resoluciones:[1]

      • Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.

      • Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.

      • Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.

      • Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.

      • Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

      Señala además QUALITY PRODUCTS que de acuerdo a los considerandos de las cinco Resoluciones emitidas por la Sala del INDECOPI, la cancelación en cuestión fue ordenada no porque las marcas estuvieran incursas en alguna de las causales establecidas en los artículos 134, primer párrafo, 135 ó 136 de la Decisión 486, “sino porque en el procedimiento de registro no se habría realizado en forma completa el examen de registrabilidad de la[s] marca[s] solicitada[s] de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486”.[2] Debido a ello, la Sala consideró que las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos fueron expedidas “contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486”, razón por la cual la DSD “[incurrió] en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444.[3]

      Manifiesta adicionalmente QUALITY PRODUCTS, sobre la base de los pronunciamientos de la Sala, que la nulidad dictada para el caso de las cinco marcas materia de reclamo fue dispuesta siguiendo un procedimiento diferente al establecido en la Decisión 486, y en aplicación a una causal distinta a aquellas consignadas taxativamente en el citado instrumento. Debido a ello, el Gobierno del Perú habría incurrido en incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión en cuestión.

      Finalmente, precisa La Reclamante, en el marco de la reunión informativa llevada a cabo el 8 de junio, que la autoridad del INDECOPI habría aplicado normas nacionales para anular cinco marcas invocando una “posibilidad”; la de que estas marcas podrían estar incursas en las causales de prohibición a registro y, por lo tanto, de nulidad de marca contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486. En tal sentido, destaca que con esa conducta se habría violado el citado instrumento andino, el cual establece un procedimiento específico para anular marcas en el cual la autoridad competente debe notificar al titular del signo de que se trate, haciéndole saber cuál es la causal específica contenida en el citado artículo 135, por la cual la marca de que se trate deba ser declarada nula.

    2. Argumentos del Gobierno de Perú

      La Parte Reclamada señala que en el presente caso, el tema de discusión gira en torno a si la declaratoria de nulidad de un acto administrativo (resolución) que dio origen a un registro marcario, efectuada en virtud a normas de derecho administrativo, contraviene lo dispuesto en la Decisión 486.

      A continuación, el Gobierno de Perú hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre la nulidad de un registro...

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