DICTAMEN 04-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2272
• Número de registro: 04-2013
• Fecha de publicación: 09 Diciembre 2013
• Sección: Dictámenes
• Año: 2013

DICTAMEN Nº 04–2013

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo del GRUPO FARMACÉUTICO COLOMBIANO LTDA. GRUFARCOL LTDA. por el supuesto incumplimiento de los artículos 14, 1618, 19, 20 literal d) de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” y del artículo 4 de la Decisión 472 “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, debido a la expedición y aplicación por parte de la República de Colombia del “Instructivo Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad”.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de marzo de 2013, la empresa GRUPO FARMACEUTICO COLOMBIANO LTDA GRUFARCOL LTDA. (en adelante “La Reclamante” o GRUFARCOL), presentó un reclamo contra la República de Colombia, al amparo del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por el supuesto incumplimiento de los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 literal d) de la Decisión 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 472), bajo la consideración que dicho País Miembro habría incumplido con los dispositivos andinos antes citados, debido a la expedición y aplicación del “Instructivo Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad” (en adelante “el Instructivo”).

2. Verificado el cumplimiento de los requisitos procedimentales, la Secretaría General admitió a trámite el reclamo presentado y procedió, conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623), a remitir copia del reclamo y anexos a la República de Colombia y a los demás Países Miembros mediante comunicaciones de fecha 25 de marzo de 2013, otorgando un plazo de 30 días calendario para la presentación de la contestación y de la información que consideraran pertinente, respectivamente.

3. Con fecha 04 de abril de 2013, mediante Comunicación OALI-071, la República de Colombia solicitó una prórroga de 25 días a efectos de presentar la respectiva contestación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Decisión 623. Dicha solicitud fue amparada por la Secretaría General, la cual concedió la prórroga solicitada a través de comunicación SG-C/E.1.1/886/2013, de fecha 8 de abril de 2013.

4. Mediante comunicación OALI-094, de fecha 25 de mayo de 2013, la República de Colombia, por medio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, presentó la correspondiente contestación al reclamo presentado por la empresa GRUFARCOL.

5. El día 24 de junio fue llevada a cabo una reunión informativa (convocada de oficio) con la participación de representantes de la empresa GRUFARCOL, así como del Gobierno de Colombia.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

De acuerdo a lo manifestado por La Reclamante, la conducta que constituiría un incumplimiento a la normativa comunitaria andina, consistiría en la expedición y aplicación por parte de la República de Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), del Instructivo Examen de Solicitud de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, promulgado mediante Memorando 12-2282-1-1 de 8 de febrero de 2012.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

3.1. Argumentos de la Parte Reclamante

Como primer punto, señala La Reclamante que el Instructivo materia de controversia fue promulgado en virtud a la competencia otorgada a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual ejerce, entre otras funciones, la de “impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones”.¹

Cabe destacar, tal y como se indica en la introducción del Instructivo, que éste recoge “los lineamientos para la realización del examen de solicitudes de patente en Colombia”² mediante “directrices para realizar el examen de solicitudes de patentes, de tal forma que se convierta en un documento instructivo que unifique criterios”.³ Estas Directrices, señala la empresa reclamante, deben ser observadas por los respectivos funcionarios en función del principio de jerarquía normativa.⁴

Finalmente, dentro de su escrito de reclamo, GRUFARCOL procede a detallar la forma a través de la cual se habría configurado, a través del Instructivo en cuestión, el incumplimiento de diversos dispositivos andinos contenidos en la Decisión 486. Para ello, la empresa reclamante estructura su escrito de reclamo de la siguiente manera:

3.1.1. En relación al incumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486

Señala La Reclamante que el artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos para el otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Nacionales competentes en materia de propiedad industrial. Dicho artículo – afirma – tiene relación con los artículos 16, 18, 19 y 20 literal d) del citado instrumento andino, referidos a diversos requisitos para poder proceder al patentamiento. Es decir, estos artículos especifican la norma general establecida en el referido artículo 14.

Para La Reclamante, “además de los artículos que resultan vulnerados en conexión con el artículo 14, el Instructivo también vulnera el artículo que establece que inclusive de concurrir los requisitos establecidos en el artículo 14 (sic), no procede otorgar la patente. Es decir, la norma sobre excepciones a la patentabilidad”.⁵

Agrega La Reclamante que en el marco del Proceso 1-AI-96, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) analizó la patentabilidad de los productos farmacéuticos, estableciendo que los Países Miembros “pueden complementar el Derecho Comunitario Andino en aspectos no comprendidos en el mismo, lo que no es el caso con respecto a los criterios de patentabilidad y excepciones, que son recogidos integralmente por el Derecho Comunitario Andino”.⁶

3.1.2. En relación al incumplimiento del artículo 16 de la Decisión 486

La Reclamante indica que el Instructivo objeto del reclamo contradice las normas andinas que supeditan la patentabilidad de la invención a su novedad. Destaca que la novedad como requisito de patentabilidad la prescribe el artículo 16 de la Decisión 486, el cual establece como parámetro general que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.⁷

Adicionalmente, destaca GRUFARCOL que “el Instructivo colombiano prevé únicamente que las divulgaciones que forman parte del estado de la técnica y, por tanto, afectan la novedad, son aquellas divulgaciones escritas que se encuentran justificadas en un único documento. La consecuencia de esta prescripción es que si la divulgación no se hace a través de un documento, entonces el antecedente no forma parte de la técnica.”⁸

Como consecuencia de esta limitación – señala La Reclamante – “nos encontraremos en situaciones donde una invención que se divulgó en forma oral o por su uso no será tomada en cuenta por el examinador colombiano ya que la divulgación no se realizó en un documento. Respecto a la divulgación oral o por el uso, la única particularidad que se plantea – de compararse con la descripción escrita – se ciñe al ámbito probatorio, puesto que existe una mayor pero no excesiva dificultad de prueba”.⁹

En suma, afirma La Reclamante que “la sección 2.12.2.4 del Instructivo colombiano resulta incompatible con el Derecho Comunitario Andino porque limita el estado de la técnica a los antecedentes divulgados en un documento e impide considerar anticipado un invento respecto de una divulgación que no pueda ser justificada mediante un documento”.¹⁰

3.1.3. En relación al incumplimiento del artículo 18 de la Decisión 486

La Reclamante sostiene que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, la determinación del nivel inventivo de una invención implica establecer el alcance de los siguientes conceptos: a) quién es una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente; b) cuándo una invención resulta obvia; c) cuándo una invención se deriva de manera evidente del estado de la técnica; y d) cómo se determina el estado de la técnica.

Manifiesta GRUFARCOL que las cuatro cuestiones mencionadas son desarrolladas por el Instructivo, resultando contrarias al Derecho Comunitario Andino, en los siguientes aspectos: (1) las cualidades de la persona del oficio que va a tomarse en consideración para establecer la existencia de nivel inventivo; (2) cuando la regla técnica no se deriva en forma evidente del estado de la técnica; y (3) lo relativo al estado de la técnica.

• Respecto a la vulneración del requisito...