DICTAMEN 03-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1989
• Número de registro: 03-2011
• Fecha de publicación: 17 Octubre 2011
• Sección: Dictámenes
• Año: 2011

DICTAMEN Nº 03-2011

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa Plexxikon Inc. por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” por parte de la República del Perú, al no haber cumplido la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI con realizar el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada, y al no permitir la Sala de Propiedad Intelectual del citado organismo, la modificación de su solicitud de patente de invención en etapa de apelación.

Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 2 de febrero de 2011, la empresa Plexxikon Inc., de los Estados Unidos de América (en adelante “La Reclamante”), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), y los artículos 1, 13 y 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623), por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como la Sala de Propiedad Intelectual de dicho organismo, habrían incumplido con las disposiciones antes citadas, al no realizar el examen de patentabilidad y delegar éste a un “experto” o perito, y al no posibilitarle el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención, en etapa de apelación.

2. Mediante comunicación SG-F/E.1.1/150/2011, de fecha 9 de febrero, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General), requirió a La Reclamante, a fin que cumpla con presentar, dentro del plazo de 15 días hábiles, diversos anexos no adjuntados a su escrito de reclamo, así como la documentación necesaria para acreditar su calidad de persona legalmente constituida. Dicho requerimiento fue parcialmente absuelto mediante comunicación recibida por esta Secretaría General el día 1 de marzo.

3. Con fecha 4 de marzo, la Secretaría General requirió a La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/285/2011, a fin que cumpla con remitir, dentro del plazo de 5 días hábiles, el recurso de apelación de fecha 16 de enero de 2009 (Anexo “C” de su escrito), el cual fue proporcionado de manera incompleta en su comunicación anterior. Dicho requerimiento fue absuelto mediante comunicación de fecha 14 de marzo de 2011.

4. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/477/2011 y SG-X/E.1.1/254/2010 de fecha 7 de abril (dirigidas a los Gobiernos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), la Secretaría General informó la admisión del reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/478/2011, de fecha 8 de abril.

5. Con fecha 27 de abril, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú (MINCETUR) solicitó, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 de la Decisión 623 y 29 de la Decisión 425, se le conceda prórroga máxima del plazo concedido para dar contestación al reclamo, con el objeto de remitir a la Secretaría General mayor información y elementos de juicio, los mismos que habían sido solicitados al INDECOPI.

6. El día 28 de abril, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (30 días calendario) para la contestación del reclamo presentado. Esta información fue suministrada a la Reclamante y a los Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/316/2011 y SG-X/E.1.1/576/2011 respectivamente.

7. Mediante facsímil N° 179-2011-MINCETUR/VMCE, de fecha 20 de junio de 2011, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y solicitando que el reclamo sea declarado “no ha lugar” en todos sus extremos.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que:

1. la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI no le habría posibilitado el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR” en etapa de apelación, lo cual habría originado un incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486; y,

2. la DIN del INDECOPI no habría cumplido con realizar el examen de patentabilidad a dicha solicitud de registro de patente de invención, sino más bien habría delegado la elaboración de éste a un “experto” o perito, siendo éste el informe que le habría sido notificado (situación que habría originado un incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486).

3. ARGUMENTOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y OTRAS PARTES INTERESADAS

1. Argumentos de la Parte Reclamante, Plexxikon Inc.

En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través del pronunciamiento de la DIN y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, incurrió en incumplimiento de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486, conforme a los siguientes argumentos:

1. Antecedentes

Con fecha 17 de enero de 2005, La Reclamante presentó una solicitud para el registro de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR”, a la cual se le asignó como número de expediente administrativo el 000070-2005/OIN-INDECOPI.

Señala La Reclamante que luego de cumplir con todos los requisitos formales, con fecha 25 de febrero de 2008 les fue comunicado el documento denominado “Informe Técnico” N° SRM 60-2007 realizado y firmado por una examinadora externa “sin que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (ahora Dirección de Invenciones – DIN) se pronuncie respecto de su contenido, alcance o validez o haya intervenido en su elaboración”.¹ En el mencionado informe, la examinadora externa objetó distintas reivindicaciones presentadas en su solicitud.

Con fecha 18 de junio y dentro del plazo otorgado, La Reclamante cumplió con responder los argumentos del citado informe técnico, presentando junto con dicho escrito un nuevo pliego de reivindicaciones que subsanaban las observaciones de la examinadora externa de patentes.

Con fecha 22 de diciembre de 2008 La Reclamante fue notificada con la Resolución 001547-2008/DIN-INDECOPI y con el Informe Técnico N° SRM 60-2007/A. El informe técnico concluyó que las nuevas reivindicaciones presentadas no cumplían con el requisito de claridad, mientras que la Resolución en cuestión (la cual reprodujo textualmente el contenido del informe técnico), denegó la patente por falta de claridad en las reivindicaciones.

El 16 de enero de 2009 La Reclamante interpuso recurso de apelación a fin de que el caso sea evaluado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. En dicho recurso, La Reclamante adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones, a fin que el mismo sea analizado por la citada Sala.

Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2010, La Reclamante fue notificada con la Resolución N° 1159-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI les informó que no admitía el nuevo pliego de reivindicaciones, por considerar que se trataba de una pretensión nueva. En consecuencia, confirmó la Resolución emitida por la DIN, denegando la patente solicitada por supuesta falta de claridad.

2. Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Señala La Reclamante que la Sala de Propiedad Intelectual, en su Resolución N° 1159-2010/TPI-INDECOPI, no aceptó evaluar el nuevo pliego de reivindicaciones presentado junto con su recurso de apelación interpuesto el 16 de enero de 2009, ya que de acuerdo con el nuevo criterio establecido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI, las modificaciones a los pliegos...