95-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 095-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) y 172 párrafo cuarto de la misma Decisión 486 y de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121, 122 y 123 de su Estatuto.

Marca: FAMILIA GLOBAL BRAND (denominativa).

Actor: sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC.

Proceso interno Nº. 4161-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 4161-2011;

El auto de 21 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: señora ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN.

2. Hechos

   1. El 14 de febrero de 2005, la señora ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN

      solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo FAMILIA GLOBAL BRAND (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC. sobre la base de sus signos FAMILIA (denominativo) y FAMILIA Y LOGOTIPO registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº. 012746-2007/OSD-INDECOPI, de 9 de agosto de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo FAMILIA GLOBAL BRAND (denominativo).

      En el informe de antecedentes de esta Resolución se menciona que el signo FAMILIA (denominativo) y FAMILIA y logotipo fueron objeto de una acción de cancelación. Como consecuencia de la misma fueron canceladas.

      Contra la Resolución Nº. 012746-2007/OSD-INDECOPI, la sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC. presentó recurso de apelación.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0533-2008/TPI-INDECOPI de 26 de febrero de 2008, decidió CONFIRMAR la Resolución impugnada.

   5. Contra las mencionadas Resoluciones, la sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 17, de 3 de noviembre de 2009, donde la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda.

   6. Contra dicha Providencia la sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 20 de julio de 2011, confirmó la sentencia apelada.

   7. Contra dicha Providencia la sociedad KIMBERLY Y CLARK WORLDWIDE INC. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 6 de agosto de 2012, solicitó interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en su escrito de demanda, haciendo referencia a otros documentos presentados dentro del procedimiento interno, manifiesta que:

   1. Es titular de las marcas FAMILIA (denominativa) y FAMILIA y logotipo, registradas para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. En la oposición manifestó que "los signos son confundibles, ya que el signo solicitado comprende íntegramente a nivel denominativo a la marca FAMILIA, constituyendo el término FAMILIA el más importante elemento del signo solicitado" y que de concederse el registro del signo solicitado "el consumidor pensará que se encuentra ante una nueva línea de los productos FAMILIA de su empresa (...)".

   3. "La expresión FAMILIA no es común o usual (...)".

   4. En su escrito de apelación argumentó que "existe confusión entre las marcas en cuestión pues ambas están constituidas por la misma palabra: FAMILIA y distinguen los mismos productos".

   5. Afirma que los signos confrontados son confundibles entre sí, por "La existencia de conexión competitiva entre los productos a distinguir por las marcas en cuestión" y "La similitud entre los signos que conforman las marcas en litigio".

   6. Los signos en conflicto son "confundibles gráfica, visual y fonéticamente porque ambos están compuestos por el término familia". Semánticamente ambos signos se refieren al mismo concepto de familia.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. La parte demandante argumenta que el signo solicitado sería confundible con sus marcas registradas ya que dichos signos están compuestos por la palabra familia.

   2. Afirma que "aún si dos marcas presentan ciertos elementos comunes, pero se estimara que el consumidor no llegara a confundirse, entonces la coexistencia de las mismas será permitida".

   3. La palabra "FAMILIA es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial".

   4. Por lo que "muchas marcas coexisten pacíficamente empleando en sus respectivas conformaciones la partícula FAMILIA, lo que determina que ninguno de los titulares de dichos registros puedan reclamarla o reivindicarla en exclusiva".

   5. Es así que "si bien lo signos comparten la palabra FAMILIA, difieren en su extensión, secuencia de vocales y consonantes, debido a la palabra GLOBAL y BRAND en el signo solicitado".

   6. Finalmente, "dadas las relevantes diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos, de tal suerte que lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI, se ha ajustado plenamente a derecho".

      * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

      El tercero interesado en el proceso la señora ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. Las marcas FAMILIA (denominativa) y FAMILIA y etiqueta, han sido canceladas.

   2. La palabra familia es comúnmente usada en signos de la Clase 16 por lo que "No se puede determinar la existencia de semejanzas entre los signos enfrentados por la presencia del fonema FAMILIA - presente en más de 30 marcas registradas en favor de terceros en la misma CI 16 y por ende un término frecuentemente utilizado en marcas de la CI 16 - menos soslayando la presencia de los fonemas GLOBAL y BRAND que forman parte de mi marca registrada". Agrega que el signo FAMILIA resulta débil al momento de realizar el examen de registrabilidad.

   3. Que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado.

   4. El signo solicitado FAMILIA GLOBAL BRAND forma parte de la familia de marcas FAMILIA GLOBAL.

   5. El signo FAMILIA no es de uso común para la Clase Internacional 16, sino es de utilización frecuente.

   6. Su signo está compuesto por el término FAMILIA, pero además está compuesto por los términos GLOBAL Y BRAND que le otorgan distintividad intrínseca y extrínseca.

   7. Los signos en conflicto no son confundibles.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante...