94-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 94-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150 y segundo párrafo del artículo 172 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A.

Marca: “ICONO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00581.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de ocho (8) de mayo de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad C.I. IBLU S.A. (ahora Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A.).

2. Actos demandados

   La sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 27307 de 30 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “ICONO” (denominativo) solicitado por la sociedad C.I. IBLU S.A. para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. es titular en Chile de los registros de la marca “ÍCONO”, para distinguir todos los productos de la clase 25 internacional, servicio de entretención y concursos de la clase 41, servicios de telecomunicaciones audiovisuales y portal de internet, de la clase 38 y del nombre de dominio www.icono.us.

      - El 15 de junio de 2006, la sociedad C.I. IBLU S.A. solicitó el registro del signo “ÍCONO” (denominativo) en Colombia, para distinguir “vestidos, calzado, sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      - El 30 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27307, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “ICONO” (denominativo) solicitado por la sociedad C.I. IBLU S.A. para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

      - La sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra de la Resolución mencionada.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El certificado de registro (…) de la marca ÍCONO fue expedido en contravención al artículo 172 de la Decisión 486 (…), por cuanto el mencionado signo fue solicitado en Colombia de MALA FE por parte de C.I. IBLU S.A. quien evidentemente conocía de la existencia de la marca ÍCONO de propiedad de EMPRESAS LA POLAR S.A. en Chile. En efecto, la sociedad C.I. IBLU S.A. conocía la existencia del nombre de dominio y la marca ÍCONO de mi representada toda vez que utiliza uno idéntico, y cita la página web de mi representada en sus productos”.

      - “Un aspecto verdaderamente relevante que resalta la mala fe con la que actúa la sociedad C.I. IBLU S.A., lo constituye el hecho de que en las marquillas con las que comercializa en Colombia sus prendas de vestir, además de incluir la marca ÍCONO, incorpora con clara y abierta intención de engañar al consumidor el nombre de dominio www.icono.us de propiedad de mi representada EMPRESAS LA POLAR S.A. (…)”.

      - “(…) resulta evidente que la sociedad C.I. IBLU S.A. actúa de mala fe, con el hecho de que a pesar de no tener el registro de una marca mixta o gráfica identifique sus productos en el mercado colombiano con la marca ÍCONO acompañada con un logo idéntico al que utiliza la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. para identificar sus productos en Chile. Este logo se caracteriza por representar la letra N mayúscula con vista anterior”.

      - “(…) es concluyente la afirmación de que la sociedad C.I. IBLU S.A. obró de mala fe al solicitar el registro de la marca ÍCONO en Colombia, y al usar dicha marca con las mismas características con las que ha venido usando su titular EMPRESAS LA POLAR S.A. en Chile, incluyendo el uso no autorizado de su nombre de dominio www.icono.us”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio analizó y evaluó el signo solicitado ÍCONO (NOMINATIVO) por la sociedad C.I. IBLU S.A. evidenciando que tenía todos los elementos suficientes para conceder el registro marcario. Adicionalmente, es importante señalar que la sociedad demandante (…) durante el trámite de registro de la marca ÍCONO (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 25, no presentó oposición alguna, ni derecho prioritario frente al signo, por cuanto, según lo que señala en su escrito de demanda, tiene el signo registrado en Chile, país que no hace parte de la Comunidad Andina, sin embargo, es procedente señalar por parte de mi representada que tampoco presentó indicio o prueba en la cual demostrara su derecho frente al signo”.

      - “(…) frente a los presuntos derechos vulnerados, reiteraos (sic) que este despacho dentro del trámite para conceder el registro del signo ÍCONO (NOMINATIVO), no evidenció en ningún momento la violación a la buena fe por parte de la sociedad C.I. IBLU S.A., como lo pretende demostrar el demandante”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. Didetexco S.A. (antes C.I. IBLU S.A.), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La actora, la sociedad Empresas La Polar S.A., carece de un derecho marcario en Colombia sobre la palabra ÍCONO, y el hecho que la tenga registrada en Chile o que la haya usado en ese país, es irrelevante para la ley colombiana. Otro tanto ocurre con el nombre de dominio, que además no genera derechos ni prerrogativas desde el punto de vista marcario”.

      - “Empresas La Polar S.A. omite lo que de manera reiterada han establecido la jurisprudencia y la doctrina sobre el principio de territorialidad que rige el derecho marcario el cual establece que los derechos marcarios se circunscriben al territorio dentro del cual se concedieron y de este modo, derechos adquiridos fuera de ese territorio, no pueden hacerse valer dentro del mismo”.

      - “Si bien existen casos excepcionales en que la norma andina le brinda efectos extraterritoriales a un registro marcario (…) no es el caso de la ‘mala fe’ que sanciona el art. 172 de la Decisión 486; lo que allí se reprime es una conducta personal e intencional, consistente en la convicción de que el acto realizado es ilícito, que requiere una calificación ponderada y que debe probarse plenamente de manera que desvirtúe la presunción general de la buena fe”.

      - “El solo hecho de solicitar el registro de una marca en Colombia, que coincida con una marca registrada en otro país a favor de un tercero, no es un hecho ilícito, en la medida que en ese caso no existe derecho, prerrogativa o interés protegible en Colombia y, como se vio a la luz de la legislación marcaria, es un bien ‘res nullius’”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de mayo de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ÍCONO” (denominativo), fue presentada el 15 de junio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso...