92-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 092-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 1, 2, 4, y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: SMITHKLINE BEECHAM plc. Caso: Patente: “NUEVO COMPUESTO ANTIDIABÉTICO CON BASE EN SALES DE ÁCIDO MALÉICO”. Expediente interno: N° 2006-00257.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de julio del año dos mil trece.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, y recibida en este Tribunal en fecha 19 de abril de 2013, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   El 19 de abril de 2000, SMITHKLINE BEECHAM plc. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones, una solicitud de patente de invención bajo el título NUEVO PRODUCTO FARMACÉUTICO, reivindicando prioridad de la solicitud de Gran Bretaña Nº 9909471.

   Realizado el primer examen de forma de la División de Nuevas Creaciones, se requirió al solicitante para que en un plazo de 30 días hábiles cumpliera con los requisitos jurídicos y técnicos, a saber: modificar el título de la invención y presentar copia certificada de la solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad.

   Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2000, dio respuesta al requerimiento en los siguientes términos:

   o Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 4 literal d) del Convenio de París, presenta la copia certificada de las solicitudes de patente Nº 9909471.6 y Nº 9912195.6 de las cuales se reivindicó la prioridad.

   o Acompañó el arte final por triplicado.

   o Se modificó el título de la invención a: NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO, acompañando un nuevo texto de la descripción, reivindicaciones, extractos y dibujos.

   El extracto de la solicitud de patente de invención NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO, fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 571, de 27 de junio de 2002, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros, por lo cual la entidad procedió a realizar el estudio de fondo.

   Mediante Oficio Nº 012727, de 5 de mayo de 2005, la Jefe de División de Nuevas Creaciones requirió para que en el término de sesenta (60) días contado a partir de la fecha de notificación, se hicieran valer los argumentos y aclaraciones respecto a la patentabilidad de la solicitud, por cuanto el examinador técnico consideró que los requisitos de novedad y nivel inventivo de la solicitud se encontraban afectados por las siguientes anterioridades:

   |Nº |Documento |Reivindicaciones Afectadas |Requisito que afecta. |

   |D1 |EPO 306228 |1 a 12 y 14 |Novedad y Nivel Inventivo |

   |D2 |WO 9405659 |1 a 12 y 14 |Novedad y Nivel Inventivo |

   |D2 |WO 095210608 |1 a 12 y 14 |Novedad y Nivel Inventivo |

   Mediante Resolución Nº 24079, de 23 de septiembre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió denegar el privilegio de patente de invención a la creación denominada NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO, al argumentar que “en el presente caso, una vez efectuado un análisis comparativo siguiendo las reglas definidas por el Tribunal Andino, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada en las anterioridades D1, D2 y D3, es decir, la invención se encontraba en el estado previo de la técnica”.

   SMITHKLINE BEECHAM plc. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 24079, en el que se expusieron los motivos por los cuales la patente de invención sí constituye un paso más allá de lo existente, ya que la composición reivindicada no solamente es nueva, sino que también posee altura inventiva.

   Mediante Resolución Nº 7010, de 27 de marzo de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión recurrida, agotándose así la vía gubernativa.

   1.2. Argumentos invocados por la demandante SMITHKLINE BEECHAM plc.

   Los actos administrativos acusados violan los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   .

   La nueva creación correspondiente a NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, por lo cual debe otorgársele la protección establecida en la ley para las patentes

   .

   Con el fin de respaldar la NOVEDAD de la reivindicación 1, en mi escrito de la respuesta al concepto técnico Nº 510 presenté un documento que debe ser considerado al resolver sobre la presente demanda de nulidad y que contenía un trazado de la calorimetría de barrido diferencial (DSC por sus siglas en inglés) del Polimorfo novedoso

   .

   Las preparaciones que contienen diferentes sales de compuestos farmacéuticamente activos son de conocimiento común. No obstante, el estado de la técnica citado se refiere a formas polimórficas o sales de tiazolidinediona diferentes de las de la presente invención. El examinador reconoce que ‘si el Espectro del compuesto (conforme a la presente invención) fuese novedoso, entonces el compuesto mismo también lo sería’. Los espectros sí muestran que el compuesto mismo es novedoso. Los datos de DSC también muestran que el compuesto de la Reivindicación 1 es novedoso con respecto al estado de la técnica

   .

   En la página 1, líneas 12-15 de la solicitud original de patente PCT (WO 00/64893), el polimorfo novedoso es especialmente apropiado para la preparación y el manejo a granel, ya que es posible prepararlo mediante un proceso eficiente, económico y reproducible que es muy adecuado para la preparación en gran escala. Este es un efecto inesperado con respecto al estado de la técnica, el cual no enseña ni sugiere dichos efectos

   .

2. Contestación a la demanda

   Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 0028927, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención

   .

   Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante y obrante dentro del expediente 0028927 adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada

   .

   Tampoco le asiste la razón a la parte demandante sobre la pretendida violación del artículo 18 de la Decisión 486. Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 de la norma comunitaria en cita, el estado de la técnica comprende ‘todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida

   .

   CONSIDERANDO:

   Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención, denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”, fue presentada el 19 de abril de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procede a la interpretación de oficio de las disposiciones sustanciales aplicables, cuales son las previstas en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la citada Decisión, así como en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente:

   Decisión 344

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

   .

Artículo 2 Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

Artículo 4.- Se...