87-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 87-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y b), 137, 150, 172, 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00448. Actor: MUNICH S.L. Marca mixta MUNICH.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MUNICH S.L.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: GIOVANNY GARCÍA RÍOS.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor GIOVANNY GARCÍA RÍOS solicitó el 9 de octubre de 2009 el registro como marca del signo mixto MUNICH, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 611 de 31 de diciembre de 2009, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 18492 de 12 de abril de 2010, resolvió conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad MUNICH S.L., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   5. La Sección Primera del Consejo de Estado, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la marca mixta MUNICH ya se encontraba registrada en diversos países del mundo, dentro de los cuales se encuentran: España, Argelia, Estados Unidos, México, Marruecos, Rusia, Brasil, Japón y Países de la Unión Europea. Tienen registradas marcas figurativas y mixtas alrededor del mundo en relación con el signo MUNICH (Clases 18, 25, 28 y 35).

   2. Sostiene que la marca mixta MUNICH es notoriamente conocida. Posee importante prestigio dentro del mercado de calzado en el mundo; es una marca líder en el sector deportivo, ya que cualquier persona que vea unos zapatos para jugar fútbol con las dos bandas cruzadas dentro de la flor de cuatro pétalos pensará inmediatamente en el signo MUNICH. Fue declarada notoria en España en noviembre de 2009. Por lo tanto, se debe proteger en Colombia, ya que el signo solicitado para registro es idéntico y ampara productos de la clase 25 (calzado). Afirma que se están aprovechando injustamente de la reputación ajena.

   3. Argumenta, que la marca MUNICH fue solicitada por primera vez en España en el año de 1978, y el nombre comercial MUNICH S.L. se comenzó a usar desde 1964. Estos hechos son anteriores a la solicitud de registro de la marca mixta MUNICH en Colombia.

   4. Indica, que la sociedad MUNICH S.L. ha venido usando la marca MUNICH en diversos países pertenecientes a la Convención de Washington de 1929, la Convención de París y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México (G-3).

   5. Expresa, que se debe aplicar los artículos 7 y 16 literal b) de la Convención de Washington, y 6 Bis y 8 del Convenio de París.

   6. Indica, que el signo MUNICH en Colombia se solicitó de mala fe de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486. En el presente caso, el solicitante de mala fe pretende aprovecharse del prestigio de la marca MUNICH.

   7. Agrega, que el señor GIOVANNY GARCÍA RÍOS tenía conocimiento previo de las marcas de la sociedad MUNICH S.L., ya que realizó una compra a través de la página http://munichshop.net.

   8. Adiciona, que no se le negó la solicitud de licencia al señor GIOVANNY GARCÍA RÍOS. No obstante esto, pide el registro de la marca y está fabricando zapatos con las mismas características físicas de los que fabrica la sociedad MUNICH S.L.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que la acción incoada por el demandante ya caducó, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo colombiano.

      • Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta MUNICH con apego a las previsiones de la normativa vigente sobre la materia.

   2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que las marcas MUNICH de la sociedad MUNICH S.L. no son notoriamente conocidas, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486. No es notoriamente conocida en ninguno de los países miembros. Las pruebas aportadas no demuestran la mencionada notoriedad.

      • Argumenta, que el derecho comunitario andino prevalece sobre los tratados internacionales. Por lo tanto, los argumentos del demandante soportados en tratados internacionales no tienen asidero jurídico en el marco de la Comunidad Andina.

      • Adiciona, que el señor GIOVANNY GARCÍA no tenía conocimiento del uso de la marca en ninguno de los países miembros de la Convención de Washington.

      • Indica, que no se probó el uso del nombre comercial.

      • Agrega, que nunca existió mala fe porque no hubo una relación de distribución o algo semejante.

      • Arguye, que no hay competencia desleal relacionada con la propiedad intelectual, y por lo tanto no hay fundamento para alegar mala fe.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas:

   De oficio, se interpretarán las siguientes normas: 134 literales a), b) y g), 136 literales a) y b), 137, 150, 172, 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Artículo 172

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de...