86-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2009-00015. Actor: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca denominativa: CARLTON.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de junio de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. partes.

   Demandante: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: INVERSIONES G.B.S. LTDA., hoy PROMOTORA DE APARTAMENTOS DANN S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 3784 de 27 de febrero de 1996, concedió el registro de la marca denominativa CARLTON, registrada en Colombia bajo el certificado No. 184501, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA.

      2. La sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. solicitó el 22 de agosto de 2005 la cancelación por falta de uso de la mencionada marca denominativa CARLTON.

      3. Una vez admitida la solicitud de cancelación, la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA. dio contestación a la misma y presentó pruebas tendientes a desvirtuarla.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 24832 de 14 de agosto de 2007, resolvió negar la solicitud de cancelación.

      5. La sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 09030 de 27 de marzo de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 27302 de 30 de julio de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      8. La sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los contratos de “administración de un establecimiento hotelero” y de “administración (operación) Hotel Dann Carlton”, suscritos entre INVERSIONES G.B.S. LTDA. y las sociedades ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA. y PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A., contienen una autorización de uso del nombre comercial DANN CARLTON, sin que por ello se pueda predicar extensivamente una autorización para el uso de la marca denominativa CARLTON.

      2. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio se excedió en interpretar las pruebas que le fueron aportadas.

      3. Arguye, que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en falsa motivación por inexistencia de los hechos aducidos, y errónea percepción de las pruebas por error de hecho, ya que tuvo como probados hechos que no son ciertos.

      4. Sostiene, que la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA. no probó el uso de la marca denominativa CARLTON en los términos que exige la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      5. Agrega, que si existió un contrato de licencia de uso entre la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA. y las sociedades ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA. y PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A., debió ser registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Su incumplimiento deriva en que dicho contrato no surta efectos frente a terceros.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda. Los argumentos que esgrimió fueron los siguientes:

         • Argumenta, que las pruebas que fueron allegadas por la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA., fueron aportadas de conformidad con lo previsto por la Decisión 486.

         • Indica, que se probó el uso real y efectivo de la marca denominativa CARLTON. Esto se hizo sin alteraciones ni modificaciones que influyeran en su capacidad distintiva. Se consideró válido el uso de la marca CARLTON en combinación con las expresiones HOTEL DANN y CASA DANN; se probó su comercialización con grandes cifras de ingresos.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         • Argumenta, que lo que interesa es que se haya efectuado el uso de la marca, indistintamente del sujeto que lo haya hecho, ya que sólo se requiere que éste se encuentre autorizado para ello.

         • Arguye, que la falta de inscripción de un contrato de licencia no puede acarrear una sanción de tal magnitud como la cancelación del registro marcario.

         • Indica, que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de marca en el registro respectivo, no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado.

         • Señala, que el uso que se autoriza dentro de los contratos se refiere a la designación o expresión CARLTON, y no necesariamente al nombre comercial.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 162 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, las siguientes: artículos 166 y 167.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 162

El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

(…)

Artículo 165

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso...