84-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 084-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 200 de la misma Decisión.

Marca: DILETTO CAFÉ (mixta).

Actor: sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S.

Proceso interno Nº. 2010-00457.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal b) en concordancia con los artículos 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00457;

El auto de 21 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO.

* Hechos.

1. El 26 de julio de 2006, la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DILETTO CAFÉ (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 568 de 29 de septiembre de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición la señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO sobre la base de su nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO.

3. Por Resolución Nº. 22163 de 20 de abril de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 36466 de 22 de julio de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 41177 de 9 de agosto de 2010, confirmó, también, la Resolución Nº. 22163. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Se violaron los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486. Cita la Resolución que resolvió el recurso de apelación en especial lo referente al nombre comercial para concluir que "La Superintendencia no valoró apropiadamente las pruebas aportadas, y no tuvo en cuenta que las mismas no cumplen las condiciones necesarias, para que se entienda probado el uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, y en consecuencia para que pueda protegerse dicho nombre comercial frente al eventual registro de una marca idéntica o similar".

2. Cita pruebas presentadas por la señora Mónica María Olaya Trujillo y recalca que "resulta claro que no se probó el uso del signo PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, como nombre comercial, de acuerdo a los términos de la Decisión 486.

3. Afirma que "No se tuvo en cuenta que en la documentación aportada como prueba del uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, aparece la señora MÓNICA MARÍA OLAYA como comerciante, y es bajo su nombre y NIT que desarrolla, la mayor parte de su actividad comercial".

4. "La Superintendencia equiparó el uso de la marca no registrada DILETTO, con el uso de dicho signo como nombre comercial, concediéndole entonces, una protección más allá de la prevista por la ley, y violando indiscutiblemente los preceptos de la Decisión 486, que consagra en materia de marcas la necesidad de registro para que se otorgue protección".

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas "NO se ha violado ninguna norma contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por el contrario, las resoluciones se fundamentan en ésta y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto".

2. De manera contraria a lo señalado por la demandante "la opositora, MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO, probó en su oportunidad y de forma suficiente, el uso personal, público, ostensible y continuo que de su nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO ha hecho en el mercado (...)".

3. Entre los signos en conflicto se presenta riesgo de confusión.

4. Al realizar el examen de registrabilidad se debe analizar que las expresiones que componen cada uno de los signos son descriptivas, por lo tanto solo queda por analizar el término DILETTO que en ambos signos es idéntico. Por lo que "se dejaría expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación (...)".

5. No es cierto que la señora Mónica María Olaya Trujillo no probó el uso de su nombre comercial o que la Superintendencia realizó una indebida apreciación de las pruebas, pues "el uso público, ostensible y continuo que del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO HIZO SU TITULAR, sí se probó en debida forma y que, mi representada, sí valoró de manera adecuada las pruebas aportadas".

   * Tercero interesado.

   La señora MÓNICA MARÍA OLAYA TRUJILLO tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda manifestó:

1. Las expresiones en conflicto DILETTO son idénticas ya que "las expresiones adicionales que utilizan los signos como `café' o `productos alimenticios' no otorgan distintividad alguna toda vez que son descriptivos y por lo mismo de uso común, de manera que no deben ser tenidas en cuenta al momento del cotejo".

2. Agrega que los signos en conflicto presentan identidad desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y "los signos identifican productos relacionados competitivamente, todo lo cual induce a error al consumidor".

3. El uso del nombre comercial y enseña comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO fue debidamente probado.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DILETTO CAFÉ (mixto), fue el 26 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 200 de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier...