8-IP-95

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 1996
• Fecha de publicación: 17 Octubre 1996
• Número de registro: 8-IP-95
• Número de Gaceta: 231
• Sección: Procesos

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PROCESO Nº 08-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 72, 58, literal g) de la Decisión 85 y artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como del artículo 58, literal f) de la Decisión 85. Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano. Inscripción de la marca LISTER (Clase 21 Internacional) presentada por la Sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. Proceso Interno No 2733.

Quito, agosto 30 de 1996

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Yesid Rojas Serrano, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 58, literal g) y 72 de la Decisión 85 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno por medio del cual la Sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., hoy S.A. a través de procurador judicial, pretende la nulidad de la Resolución Nº 873 de 17 de junio de 1993, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos).

Que la solicitud del Consejo de Estado fue completada por requerimiento de este Tribunal mediante auto de 28 de junio de 1995 ( envío del informe sucinto y de la Resolución No. 1801 de 15 de Diciembre de 1981, proferida por la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio), y que por lo tanto reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, como en el 61 del Estatuto, radicándose de esta forma la competencia en este Tribunal para el conocimiento de la presente causa.

Que el Consejero Ponente ha considerado como informe sucinto la siguiente transcripción:

“ A. HECHOS.

1. La sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., hoy S.A., a través de procurador judicial, solicita la nulidad de la Resolución Nº 873 de junio 17 de 1993 por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) revocó la resolución Nº 1801 de 15 de diciembre de 1981, mediante la cual se declaró infundada la oposición promovida por el Dr. José Lloreda Camacho, como apoderado de la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY y como restablecimiento del derecho se solicita que la Superintendencia de Industria y Comercio expida el título de registro de la marca LISTER, sin distintivos especiales, para distinguir productos de la clase 21 internacional a favor de LABORATORIOS LISTER S.A.

2. Se alega en la demanda que la sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA., el 24 de noviembre de 1977, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos), el registro de la marca LISTER, sin distintivos especiales, para distinguir productos comprendidos en la clase 21 internacional, tales como utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos); peines y esponjas; cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro; cristalería; porcelana y loza no incluidos en otras clases, y especialmente cepillo de dientes.

3. El 24 de febrero de 1978, la Superintendencia deja constancia sobre la inexistencia de registro de la marca solicitada en la clase 21 ni su correspondiente, del Decreto 1707 de 1931, por lo que mediante providencia del 28 de marzo de 1978, ordena la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial y reconoce apoderado, extracto que fue publicado en la Gaceta Nº 264 de febrero 8 de 1979.

4. Dentro del término para hacerlo la sociedad WARNER-LAMBERT COMPANY, a través de apoderado, presentó oposición al registro de marca fundado en la titularidad de un derecho sobre la marca LISTERINE en Colombia, para distinguir productos de la clase 3 internacional y en los Estados Unidos para distinguir cepillos de dientes.

5. Admitida la oposición, se concede término de 10 días a las partes para que presenten pruebas. El apoderado de Laboratorios Lister Ltda., hoy Laboratorios Lister S.A., solicita que se tengan como pruebas varios documentos mediante los cuales demuestra en forma clara y definitiva la notoriedad de la marca comercial LISTER, para distinguir productos de la clase 5 y 3 así como la propiedad del nombre comercial y enseña comercial LISTER, para distinguir al empresario comercial y a sus establecimientos de comercio o sus secciones dedicados a productos de las clases 3 y 5 internacional. El apoderado del opositor solicitó pruebas con las cuales nunca demostró la confundibilidad o confusión de las marcas LISTER y LISTERINE.

6. En los alegatos el apoderado del opositor manifiesta haber demostrado la existencia del registro de la marca LISTERINE en los Estados Unidos para distinguir cepillos de dientes y que su representado tiene derecho a oponerse puesto que la marca LISTER puede producir confusión en el mercado; que existe asociación entre los cepillos dentales y los dentífricos. Que el solicitante puede utilizar la expresión LISTER como razón social, pero no como marca comercial.

7. El apoderado de Laboratorios Lister expone que su poderdante ya adquirió el derecho sobre la marca comercial por prescripción extraordinaria en razón a su uso y forma continua y pacífica por más de 20 años y el opositor no presentó pruebas para darle aplicación a las normas legales.

8. Por Resolución 1801 de diciembre 15 de 1988 la Superintendencia declara infundada la oposición y notificada al apoderado del opositor, éste interpone los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 04378 de julio 23 de 1991 no se repone la resolución recurrida y mediante Resolución 873 de junio 17 de 1993, el Superintendente de Industria y Comercio revoca la Resolución 1801 de diciembre 15 de 1988 y declara agotada la vía gubernativa.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas:

a) Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, sobre apreciación de las pruebas, por cuanto el Superintendente de Industria y Comercio no consideró en su decisión final la gran cantidad de pruebas que aportó el apoderado de LABORATORIOS LISTER, mediante las cuales demuestra en forma amplia que la expresión LISTER se usa dentro del territorio colombiano desde hace varios años en forma pacífica e ininterrumpida para distinguir productos de las clases 3 y 5 internacional y al empresario comercial y sus establecimientos de comercio.

b) El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que habla de la carga de la prueba, porque a la opositora correspondía demostrar que entre las marcas LISTER y LISTERINE existen características que las hace imposible diferenciar.

c) Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el Superintendente no decide sobre la notoriedad de la marca LISTER para distinguir productos de las clases 3 y 5 internacional, así como de la notoriedad del nombre comercial y enseña comercial LISTER.

d) Resolución (sic) 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación, bajo la cual se tramitó el proceso, desconociendo el mejor derecho que tiene el solicitante por haber presentado su solicitud de registro primero y reconociendo derecho para quien no tiene ni una mera expectativa de derecho dentro del territorio colombiano.

e) El artículo 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la Resolución 873 demandada, desconoce de plano que los asuntos no regulados en la Decisión 313 puedan suplirse por la legislación interna y la citada Decisión no regula en forma excepcional que la adquisición del derecho de propiedad sobre una marca sea el registro.

f) El artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se acepta y se tiene como probada la notoriedad de la marca sin que este hecho aparezca probado desconociendo que esa notoriedad debe ser probada en Colombia, país donde se presentó el registro y se hizo la oposición sin que la marca extranjera estuviera registrada en Colombia o en alguno de los países andinos para distinguir productos de la clase 21 internacional y especialmente para cepillos dentales”.

Que de la documentación enviada al Tribunal se puede resaltar como hechos importantes, los siguientes:

a) Resolución 1801 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 15 de diciembre de 1988, que declara infundada la oposición al registro de la marca LISTER para la clase 21, fundamentándose exclusivamente en el artículo 7º de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. La oficina nacional colombiana, al apoyar su resolución expresa:

“El artículo 7º, exige que quien pretende oponerse al registro de una marca en otro país firmante de la Convención, está en la obligación necesariamente de demostrar tres (3) presupuestos: Que su marca se encuentra legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su...