78-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 078-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los artículos 121, 122 y 123 del Estatuto; y, de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 150, 159, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: CHEVROLET MONTANA (denominativa).

Actor: sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION.

Proceso interno Nº. 1186-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 1186-2011;

El auto de 19 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.

2. Hechos

   1. El 4 de marzo de 2003, la sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo CHEVROLET MONTANA (denominativo) para distinguir "vehículos motorizados y sus partes" productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº. 8270-2003/OSD-INDECOPI, de 17 de julio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió "DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por GENERAL MOTORS CORPORATION (...)" por considerar que es confundible con la marca SUPERMONTANA (denominativa) registrada a favor de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. para distinguir "llantas y neumáticos" productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Contra dicha Resolución, GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la misma Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI que, por Resolución Nº. 23823-2003/OSD-INDECOPI de 24 de noviembre de 2003 declaró infundado el recurso de reconsideración.

   5. Contra la mencionada Resolución, GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 146-2004/TPI-INDECOPI, de 2 de marzo de 2004, decidió CONFIRMAR la Resolución Nº. 13823-2003/OSD-INDECOPI.

   5. GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 25, de 17 de marzo de 2009, donde la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró "INFUNDADA LA DEMANDA (...)".

   6. Contra dicha Providencia GENERAL MOTORS CORPORATION interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 8 de junio de 2010, REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia contenida en la Resolución número 25, y, en consecuencia declaró FUNDADA la demanda y por lo tanto NULA la Resolución Nº. 146-2004/TPI-INDECOPI, ordenando que la "autoridad administrativa emita nuevo pronunciamiento (...)".

   7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 14 de noviembre de 2011, declaró que se "remita copias certificadas de los actuados correspondientes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efecto de que emita su informe en torno a la interpretación prejudicial de la norma en mención (...)", esto es del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad GENERAL MOTORS CORPORATION en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. Tiene registradas las marcas CHEVROLET para la Clase 12, CHEVROLET SIEMPRE CONTIGO, para la Clase 12, CHEVROLET para la Clase 35 y CHEVROLET para la Clase 37.

   2. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   3. "Es la empresa fabricante de vehículos más grande a nivel mundial". Agrega que "es titular a nivel mundial de la notoriamente conocida marca CHEVROLET, la misma que se encuentra inscrita también en el Perú (...)".

   4. También es titular, en varios países, de los signos CHEVROLET y CHEVROLET MONTANA por lo que la solicitud del registro del signo CHEVROLET MONTANA "responde a la necesidad de nuestra empresa de otorgar la debida protección de nuestros nuevos modelos en el mercado local".

   5. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA será asociado a su marca CHEVROLET y por lo tanto al mismo origen empresarial: su empresa General Motors Corporation.

   6. Los signos en conflicto, el solicitado CHEVROLET MONTANA y el registrado SUPERMONTANA no son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual al grado de producir confusión y/o asociación en el público.

   7. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA "constituye una marca derivada de nuestra marca notoriamente conocida CHEVROLET en sus diferentes versiones (...)", por lo que no será asociada, por el público consumidor, con la marca SUPERMONTANA de Industria Colombiana de Llantas.

   8. Los productos que distinguen los signos en conflicto "no pertenecen al mismo sector en el mercado (...) el mercado de llantas al que pertenece la marca SUPERMONTANA difiere por completo del mercado de vehículos automotores que pretende distinguir nuestro signo CHEVROLET MONTANA".

   9. Generalmente por el precio de los productos, el público consumidor tendrá mayor atención al comprar un automóvil que al comprar unos neumáticos.

   10. Los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Existe "similitud competitiva entre los productos a que se refieren los signos en cuestión, toda vez que si bien se trata de productos de distinta naturaleza, los neumáticos son parte de los vehículos automotores, por lo que existe una relación de complementariedad entre los mismos. Añadiendo además que dichos productos están dirigidos al mismo sector del público consumidor, y comparten algunos de sus canales de comercialización".

   2. La sociedad demandante "comunicó a la autoridad administrativa que presentaría un acuerdo de coexistencia entre los signos en conflicto, para lo cual se le otorgó un total de 60 días hábiles para que cumpla con remitir el mismo, sin embargo, la demandante nunca llegó a presentar el referido acuerdo".

   3. "(...) dadas las relevantes semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un producto con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos (...)".

   4. El signo solicitado CHEVROLET MONTANA es confundible con la marca registrada SUPERMONTANA, atendiendo a que presentan similitudes a nivel gráfico y fonético, de gran...