68-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 134 literal f), 135 literales b), c) y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00152. Actor: Sociedad BAVARIA S.A. Marca tridimensional: FORMA DE BOTELLA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y seis días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de mayo de 2013.

1. Las partes.

   Demandante: BAVARIA S.A.

   Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   a. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad BAVARIA S.A., solicitó el 15 de julio de 2005 el registro como marca de un signo tridimensional en forma de botella, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, presentó oposición argumentando que el signo solicitado para registro es una forma común y usual para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20287 de 20 de junio de 2008, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   4. La sociedad BAVARIA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 31022 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 44089 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Uenta co

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que el signo tridimensional solicitado para registro es distintivo y no constituye una forma usual de los productos que pretende amparar.

   2. Sostiene, que el público consumidor identifica el signo solicitado para registro con el producto que pretende amparar: cerveza, y con un origen empresarial inmediato: BAVARIA S.A. Por lo tanto, el signo solicitado ya cuenta con reconocimiento del público consumidor, es distintivo y susceptible de representación gráfica.

   3. Agrega, que si bien el signo a registrar tiene elementos comunes en relación con los envases, tiene otros elementos que le otorgan suficiente distintividad.

   4. Indica, que las marcas tridimensionales son reconocidas y protegidas por la normativa comunitaria.

   5. Afirma, que la marca tridimensional solicitada para registro cuenta con distintividad en el círculo de interés de consumidores (por lo menos un 60% de los participantes en el sondeo de opinión reconocen su origen empresarial y el producto que pretende amparar). Soporta lo anterior con jurisprudencia sobre la marca tridimensional y la distintividad adquirida.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República del Colombia, mediante el Oficio No. 465 de 6 de marzo de 2013, informó que no se enviaron las contestaciones de la demanda, “por cuanto mediante el auto de 8 de marzo de 2010 se resolvió no tenerlas por contestadas”.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte Consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará una interpretación parcial de las normas solicitadas: se restringirá la interpretación del artículo 134 a su literal f), y del 135 a los literales b) y c), y a su último párrafo. No se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

.

(…)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. Registrabilidad de las marcas tridimensionales.

3. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de envases. Los elementos de uso común en las marcas tridimensionales.

4. La distintividad adquirida o sobrevenida en el marco de la Decisión 486.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el proceso interno se discute la registrabilidad de la marca TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

   1. Concepto de marca.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

   Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

   Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos

   . (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004...