PROCESO 115-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 115-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), b) y g), de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04773-2010-0-1801-JR-CA-03. Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca mixta PIOCIDEX.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 4773-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 04773-2010-0-1801-JR-CA-03.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de septiembre de 2014.

Que, con auto de 10 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   a. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad FARMINDUSTRIA S.A., solicitó el 11 de marzo de 2009, el registro como marca del signo mixto PIOCIDEX, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

   2. Una vez publicada la solicitud, la sociedad JOHNSON & JOHNSON formuló oposición sobre la base de su marca denominativa CIDEX, registrada en Perú bajo el certificado No. 52864, para amparar los siguientes productos de la clase 5: “soluciones desinfectantes”.

   3. El 14 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002162-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. El 9 de septiembre de 2009, la sociedad JOHNSON & JOHNSON, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 2 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1209-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

   6. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Tres de 3 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda.

   8. El 11 de diciembre de 2012, la sociedad JOHNSON & JOHNSON presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético.

   11. Agrega, que el producto amparado por la marca CIDEX se encuentra incluido en los productos que pretende amparar el signo solicitado.

   12. Sostiene, que se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos.

   13. Advierte, que el INDECOPI en casos similares ha resuelto de manera contraria.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   14. Indica, que el elemento relevante del signo mixto es el denominativo.

   15. Agrega, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico.

   16. Adiciona, que la partícula CIDEX es de uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas en la clase 5.

   17. Señala, Cada caso tramitado por el INDECOPI tiene sus particularidades.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   18. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Tres de 3 de diciembre de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Afirmó que la partícula PIO genera una diferencia marcada que impide confusión en el público consumidor.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

   19. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486

       .

   21. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486.

   22. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

6. Consideraciones.

23. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

    1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

    3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

    4. El análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas. La marca débil.

    5. Autonomía de la oficina de registro marcario.

    1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

24. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto PIOCIDEX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

25. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

    Requisitos para el registro de las marcas.

    Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

    El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

    De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

    La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

    • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

    • Es indicadora de la procedencia empresarial.

    • Indica la calidad del producto...