PROCESO 099-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 99-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06808-2010-0-1801-JR-CA-14. Actor: CORTEFIEL S.A.C. Marca denominativa CORTEFIEL.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El Oficio N° 6808-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 11 de agosto de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06808-2010-0-1801-JR-CA-14.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: CORTEFIEL S.A.C.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CORTEFIEL S.A., solicitó el 10 de septiembre de 2008, el registro como marca del signo denominativo CORTEFIEL, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería”.

   2. Una vez publicada la solicitud se presentaron las siguientes oposiciones:

      • OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA, presentó oposición sobre la base de su marca denominativa CORTEFIEL, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (Fue cancelada por no uso por parte del INDECOPI).

      • La sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó oposición sobre la base de su nombre comercial mixto CORTEFIEL, usado desde marzo de 2004 para actividades relacionadas con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 11 de septiembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2554-2009/CSD-INDECOPI, declaró improcedente la oposición formulada por OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA y fundada la oposición presentada por CORTEFIEL S.A.C., y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

   4. El 12 de octubre de 2009, la sociedad CORTEFIEL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 9 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1525-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto impugnado y, en consecuencia concedió el registro solicitado.

   6. La sociedad CORTEFIEL S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 5 de marzo de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. El 27 de marzo de 2013, la sociedad CORTEFIEL S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que la normativa comunitaria no establece una limitación territorial al uso de nombres comerciales. Por lo tanto, no hay asidero legal que respalde la siguiente conclusión contenida en la Resolución No. 1525-2010: “En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que esta Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.”.

   11. Indica, que la anterior limitación afecta al derecho a la libertad de empresa. El INDECOPI impone un límite ilegítimo a la libertad de empresa de la sociedad CORTEFIEL S.A.C., dado que recorta la protección que tenía su nombre comercial, y que fue reconocido por la Resolución 1429-2009.

   12. Expresa, que el hecho de que CORTEFIEL S.A.C. sólo tenga un local comercial en el distrito de Miraflores, no implica que sus productos puedan ser transportados de un distrito a otro. Tampoco implica que la empresa no sea conocida en otros distritos.

   13. Agrega, que con esto se está permitiendo que otras empresas sin ningún problema utilicen el nombre comercial CORTEFIEL, lo que puede llevar a confusión en el público consumidor. Condenar a la sociedad CORTEFIEL a comercializar sus productos únicamente en Miraflores es vulnerar el derecho a la libertad de empresa.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   14. Indica, que se concedió el registro de la marca CORTEFIEL, ya que no se acreditó una intensidad en su uso que pudiera impedir el mencionado registro.

   15. Sostiene, que los literales a) y b) del artículo 136, establecen que un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca si los dos tienen igual intensidad de uso.

   16. Afirma, que no es posible saber si existen pequeños negocios distinguidos con nombres comerciales parecidos. No se puede impedir con esto el registro de una marca que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional, sobre la base de una denominación con un ámbito geográfico limitado de influencia comercial.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   17. El Noveno Juzgado...