PROCESO 060-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 060-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Patente de invención: PERIMIDINAS HERBICIDAS.

Actor: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

Proceso interno N°. 02995-2010-0-1801-JR-CA-06.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 02995-2010-0-1801-JR-CA-06;

El auto del 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: Sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 9 de diciembre de 2004, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, solicitó la patente de invención para PIRIMIDINAS HERBICIDAS, reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes Nº. 60/531.300 y Nº. 60/598.397, ambas presentadas en la oficina de patentes de Estados Unidos de América el 19 de diciembre de 2003 y el 3 de agosto de 2004, respectivamente.

      2. El 31 de agosto de 2005 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones.

      3. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

         1. Informe Técnico AB 39-2007, de 3 de julio de 2007, donde se concluyó:

            - Las reivindicaciones 1 a 12 y 14 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

            - La reivindicación 13, al referirse a un método de tratamiento, no es patentable en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

            Mediante proveído de 19 de noviembre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que ha detectado un error en el Informe Técnico AB 39-2007, ya que la reivindicación 13, tal y como está redactada, no está referida a un método terapéutico, por lo que debe dejarse sin efecto dicho informe y emitirse uno nuevo.

            El 26 de noviembre de 2007, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 13 reivindicaciones.

         2. Informe Técnico AB 100-2007 de 29 de noviembre de 2007, en el que examinador de patentes, concluyó:

            - Las reivindicaciones 1 a 13 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

            El 18 de abril de 2008, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 11 reivindicaciones.

         3. Informe Técnico AB 100-2007/A de 8 de mayo de 2008, en el que examinador de patentes, concluyó:

            - Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

            El 11 de septiembre de 2008, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY dio respuesta al informe técnico y presentó nuevo pliego de 11 reivindicaciones.

         4. Informe Técnico AB 100-2007/b de 22 de enero de 2009, por medio del cual el examinador de patentes expuso:

            - Las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486.

      4. Por Resolución Nº. 0159-2009/DIN-INDECOPI de 30 de enero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

      5. El 24 de febrero de 2009, la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY interpuso recurso de apelación.

      6. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un Informe Técnico sobre los argumentos presentados por la solicitante con su apelación.

      7. El 23 de diciembre de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico SR 03-09.

      8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0234-2010/TPI-INDECOPI, de 25 de enero de 2010, denegó la patente de invención solicitada.

      9. La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa.

      10. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número dieciséis, de 3 de abril de 2013, donde el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

      11. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

      12. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY presentó demanda indicando:

      13. Como fundamentación jurídica de su petitorio manifiesta que no se notificó el Informe Técnico SR 03-09. Lo que significa que se omitió una etapa del procedimiento que determina la nulidad de lo actuado.

      14. Lo indicado constituye una afectación a nuestros derechos.

      15. Cita el artículo 45 de la Decisión 486.

      16. El INDECOPI al no correr traslado del informe técnico que determinaría la concesión o denegatoria de la patente afectó el debido proceso ya que la sociedad demandante no pudo rebatir los argumentos técnicos errados que fueron base de la resolución impugnada.

      17. El Informe Técnico que no fue notificado se basó en una errónea apreciación pues “la expresión éster o tioéster derivado de CO2H resulta clara conforme a los documentos adjuntados.

      18. Ya se había reconocido la novedad y el nivel inventivo de la patente.

   3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

      19. De la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, la segunda notificación de un informe técnico es una facultad discrecional de la oficina nacional competente.

      20. Por lo que, la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar un segundo informe.

      21. Lo contrario significaría extender el...