PROCESO 077-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 77-IP-2014

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 150 de la misma normativa, así como los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 9230-2013. Actor: FERRARI S.P.A. Marca mixta SF.

Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio No.121-2014-SCS-CS de fecha 07 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 29 de mayo de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 9230-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de julio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FERRARI S.P.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad FERRARI S.P.A, solicitó el 13 de agosto de 2007, el registro como marca del signo mixto SF (constituida por la representación de un escudo conteniendo el diseño de un caballo rampante y las letras SF con su escritura característica y dos líneas angulares en la parte superior, sin reivindicar colores), para amparar los siguientes productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión o reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

   2. El 14 de diciembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 022832-2007/OSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Argumentó confusión con la marca mixta SF NET, registrada en Perú, bajo el certificado No. 101216 para amparar productos de la Clase 09 de la nomenclatura oficial.

   3. El 23 de enero de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. El 15 de julio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 1722-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

   5. La sociedad FERRARI S.P.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   6. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 18 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1722-2008/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 022832-2007/OSD-INDECOPI.

   7. El 21 de enero de 2011, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia APEL No. 1975-2012 de 08 de noviembre de 2012, confirmó la sentencia impugnada.

   9. El 02 de mayo de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Del examen en conjunto se desprende que el elemento relevante es el figurativo; las letras SF ocupan un lugar secundario. Por esto, concluye que mal obra el INDECOPI al realizar el examen individualizando sus partes.

   12. Agrega, que existen notorias diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto, señala que se vulnera el debido proceso; el INDECOPI en reiterados pronunciamientos ha manifestado que “(…) el hecho que una marca incluya letras de la otra no determina que ambas sean confundibles entre sí (…)”.

   13. Aduce, que el elemento figurativo constituido por la “figura de un caballo encabritado”, el cual ha adquirido notoriedad en el mercado, es un distintivo que identifica una de las más prestigiosas marcas de automóviles FERRARI. De allí que el signo se encuentre debidamente registrado en diferentes marcas mixtas en Perú, bajo los certificados Nos. 22815 (Clase 37), 5306 (Clase 3), 44955 (Clase 25) y 22818 (Clase 37). Por lo anterior, se descarta que los consumidores vayan a confundir los productos que identifican los signos en conflicto.

   14. Arguye, que la firma PRESCRIPTION DATA DEL PERÚ S.A., titular de la marca mixta SF NET, no formuló oposición. Por lo tanto, tácitamente se estaría reconociendo que existen las diferencias ya mencionadas entre los signos en conflicto.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   15. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Generan confusión indirecta, debido a que distinguen los mismos productos y comparten el vocablo SF, que no forma parte de otras marcas registradas.

   17. Argumentó, que la inacción del titular de una marca registrada no determina la inexistencia del riesgo de confusión entre los signos. La autoridad nacional, tiene la obligación de analizar cada caso en concreto, en procura de defender el interés público.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   18. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 18 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1722-2008/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 022832-2007/OSD-INDECOPI. Señaló, que del examen en conjunto de los signos en conflicto, se desprende que existen evidentes y notorias diferencias fonéticas y visuales.

       5. RECURSO DE APELACIÓN.

   19. Además de reiterar en el escrito de recurso de apelación los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, el INDECOPI indicó que el A Quo enfocó el examen de los signos en conflicto, resaltando las diferencias antes que las semejanzas. En la marca registra SF NET, las letras SF son relevantes, debido a que la palabra NET tiene connotación genérica y carece de distintividad.

   20. Por lo anterior, se incurrió en error al determinar que el elemento predominante era el figurativo; en una marca mixta el elemento denominativo prevalece.

       6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

   21. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia APEL No. 1975-2012 de 08 de noviembre de 2012, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que si bien el signo solicitado por la demandante ampara algunos de los productos que distingue la marca registrada, no se genera confusión en el público consumidor. Además, la marca mixta SF NET contiene el elemento denominativo relevante NET, lo que la hace diferenciable.

       7. RECURSO DE CASACIÓN.

   22. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Pero agregó lo siguiente:

   23. Se vulneró el principio al debido proceso, puesto que no se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se violaron los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto. Agregó, que el recurso de casación no puede ser considerado como una nueva instancia.

4. Competencia del Tribunal.

   24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   25. La Corte consultante solicitó la interpretación...