PROCESO 068-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 068-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 121 y 122 del Estatuto.

Patente de invención: PREPARACIÓN LIOFILIZADA DE PANTOPRAZOL E INYECCIÓN DE PANTOPRAZOL.

Actor: Sociedad NICOMED GMBH.

Proceso interno N°. 2382-2011.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 16 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2382-2011;

El auto del 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

2. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 19 de noviembre de 2001, la sociedad BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH, solicitó la patente de invención para PREPARACIÓN LIOFILIZADA DE PANTOPRAZOL E INYECCIÓN DE PANTOPRAZOL, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud EP 00125569.4 presentada en la Oficina Europea de Patentes el 22 de noviembre del 2000.

      2. El 27 de enero de 2003, la sociedad BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH presentó escrito manifestando su cambio de nombre a ALTANA PHARMA AG.

      3. El 6 de julio de 2002 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones.

      4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

         1. Informe Técnico WI. 106.04, de 12 de enero de 2005, donde el examinador estudió 10 reivindicaciones presentadas con la solicitud y 22 reivindicaciones presentadas el 13 de septiembre del 2004, donde se concluyó que:

            - Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

            El 4 de mayo de 2005, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 22 reivindicaciones.

         2. Informe Técnico WI. 106.04/a de 4 de julio de 2005, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 22 reivindicaciones, concluyó que:

            - Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

            El 3 de noviembre de 2005, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 21 reivindicaciones.

         3. Informe Técnico WI. 106-04/b de 9 de junio de 2008, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 21 reivindicaciones, concluyó que:

            - Las reivindicaciones 15 a 21 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

            - Las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

            El 2 de octubre de 2006, la sociedad ALTANA PHARMA S.A. dio respuesta al informe técnico y presentó nuevo pliego de 19 reivindicaciones en las que ha cancelado las reivindicaciones 20 y 21 y ha enmendado la reivindicación 15.

         4. Informe Técnico WI. 106.04/c de 22 de febrero de 2007, por medio del cual el examinador de patentes expuso que:

            - Las reivindicaciones 1 a 19 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      5. Por Resolución Nº. 0250-2007/OIN-INDECOPI de 29 de marzo de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente.

      6. El 20 de abril de 2007, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso recurso de apelación.

      7. La Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un nuevo informe técnico sobre los argumentos y el documento presentado por la solicitante con su apelación.

      8. El 18 de septiembre de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico N°. PCG 59-2007, en el cual manifestó que “las reivindicaciones 1 a 19 son claras y concisas, susceptibles de patentarse, guardan unidad de invención y cumplen con el requisito de novedad, por lo que, al tratarse del mismo pliego de 19 reivindicaciones analizado en el Informe Técnico N° WI. 106.04/c, se reitera la opinión vertida en dicho informe. Asimismo, concluyó que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

      9. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1960-2007/TPI-INDECOPI, de 4 de octubre de 2007, denegó la patente de invención solicitada.

      10. El 17 de enero de 2009, la sociedad ALTANA PHARMA AG interpuso demanda contencioso administrativa.

      11. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número trece, de 22 de junio de 2009, donde la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda.

      12. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

      13. El apoderado de la sociedad ALTANA PHARMA AG manifestó que el sucesor procesal de dicha sociedad es NYCOMED GMBH.

      14. El recurso de apelación fue resuelto por Sentencia de Segunda Instancia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, donde se revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, se declaró infundada la demanda.

      15. La sociedad NYCOMED GMBH interpuso recurso de casación.

      16. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 21 de octubre de 2013, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto, 45 y 46 de la Decisión 486.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La sociedad ALTANA PHARMA AG presentó demanda indicando:

      17. Que se violó el principio del debido proceso, ya que el INDECPI basó la Resolución 1960-2007/TPI-Indecopi en el informe del examinador técnico PCG 59-2007, que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que ALTANA PHARMA AG pueda pronunciarse al respecto.

      18. Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa.

      19. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe.

      20. Cita jurisprudencia.

      21. La patente solicitada cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria.

      22. Que la invención fue patentada en Estados Unidos y en Europa.

   3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

      23. Respecto a que se habría violado el derecho de defensa de la demandante al no habérsele notificado el Informe Técnico PCG 59-2007, manifiesta que la notificación de ese tipo de informes es una facultad discrecional de la oficina competente, por lo tanto el INDCOPI no tenía la obligación de notificar el mencionado Informe Técnico.

      24. Sobre el hecho de que la patente solicitada cumplía con los requisitos exigidos en la norma, sostiene que la patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo.

      25. Respecto a que la patente fue concedida en otros países, manifiesta que no fue alegado en la etapa administrativa.

   4. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

      La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que:

      26. El Informe Técnico que fundamentó la resolución impugnada debió ser notificado a la demandante.

      27. Que el Informe técnico “es un documento que se constituyó, en el caso concreto, como un medio de prueba, y por ende, era necesario que el contenido del mismo fuera puesto en conocimiento del administrado previamente a la emisión de la decisión final de la Administración, o en su defecto debía haberse comunicado sobre su existencia, por cuanto, era de pleno derecho que el recurrente tenga plena comprensión de la existencia de los hechos que fueron a base del pronunciamiento ahora impugnado, y que habiendo sido contrarios a las normas del debido procedimiento, vulneran no sólo el derecho subjetivo del accionante, sino que, al mismo tiempo, los lineamientos de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”.

      28. Por estos motivos declaró fundada la demanda contencioso administrativa.

   5. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

      29. El INDECOPI, presentó recurso de apelación, en el que argumentó los mismos fundamentos que en su contestación a...