PROCESO 050-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2420620-208280

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 50-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: "NÚMERO UNO (denominativa)". Expediente Interno: 04401-2012-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través de Oficio No. 4401-2012-0/8va SEC A-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de julio de 2014.

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY.

* HECHOS REVELANTES:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca NÚMERO UNO (denominativa) para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5.

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano la empresa THE CLOROX COMPANY, presentó oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el "número uno" del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad.

* Con fecha 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo NÚMERO UNO (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 5.

* Mediante Resolución No. 309-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 5 y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

* El 17 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

* Con Resolución No. 0991-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, decidió confirmar la Resolución No. 309-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto NÚMERO UNO (denominativa), solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* Con fecha 4 de septiembre de 2012, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución No. 0991-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012.

* El 2 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

* Con fecha 30 de julio de 2012, THE CLOROX COMPANY, comparece ante el Juez Quinto de lo Contencioso Administrativo contestando a la demanda en calidad de tercero interesado.

* El 26 de marzo de 2013, mediante Resolución Número 8, la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., el 16 de abril de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013.

* Mediante providencia de 17 de diciembre de 2013 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, efectuando la siguiente pregunta:

"¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, evocativas, genéricas o arbitrarias en el marco de la Decisión 486?."

+ Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado.

* Aduce que: "(...) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos."

* Afirma además que: "En efecto, debemos mencionar que la denominación NUMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar."

* Enuncia que: "En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva."

- Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Argumenta que: "En el presente caso, se aprecia que la denominación NUMERO UNO colocada como marca sobre los productos farmacéuticos y otros que se pretenden distinguir, incurrirían en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza."

* Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia.

* Advierte además que: "(...) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN ALIVIO DEL DOLOR; LA ELECCIÓN NÚMERO UNO; EL NÚMERO UNO PARA COMBATIR (determinada enfermedad), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores."

* Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que se le daría una ventaja injusta de ser admitido a registro.

* Determina que los signos descriptivos no pueden ser apropiados por una sola persona, ya que si así fuera se concedería un derecho de exclusiva a favor de un competidor singular, creándose una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, confiriéndole un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios, motivo por el cual, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores.

* Que el signo solicitado no es arbitrario...