PROCESO 055-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2420620-208280

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 055-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: STUDENT y logotipo.

Actor: Sociedad LÁPICES Y CONEXIOS S.A. (LAYCONSA)

Proceso interno Nº. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 21 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 03580-2010-0-1801-JR-CA-08;

El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. (LAYCONSA)

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 19 de septiembre de 2007, el señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo STUDENT constituida "por la denominación STUDENT y figura estilizada de una pelota todo en la combinación de colores verde, azul, amarillo, lila, morado, rojo, anaranjado, amarillo, celeste y fucsia" para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial "papelería, adhesivos, lápices, colores, plumones, crayolas, útiles de escritorio y oficina correspondientes a la clase, pinceles".

* Presentó oposición la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. sobre la base de su marca ESTUDIANTE (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución Nº. 0601-2009/CSD-INDECOPI de 11 de marzo de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. y concedió el registro del signo solicitado.

En la misma Resolución, la Comisión de Signos Distintivos, agrega que también tuvo a la vista las marcas INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD (ISIC) y logotipo y CONFERENCIA ANUAL DE ESTUDIANTES.

* La sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0457-2010/TPI-INDECOPI de 19 de febrero de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

* Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número tres, de 25 de octubre de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa.

* El INDECOPI y el señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA interpusieron recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número seis de 25 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LÁPICES Y CONEXOS S.A. (LAYCONSA) presentó escrito de demanda en el que expone:

* El INDECOPI no ha fundamentado debidamente la Resolución impugnada, al no dar una explicación respecto a la diferencia entre los signos mixtos y denominativos.

* Los vocablos ESTUDIANTE y STUDENT tienen similitud semántica, ya que la traducción del signos solicitado es ESTUDIANTE por lo que evocan el mismo concepto lo cual implica un alto riesgo de confusión y error en los consumidores.

* La marca ESTUDIANTE distingue todos los productos de la Clase 16 incluidos los solicitados por el signo opositor.

* Resulta polémico el criterio del INDECOPI respeto a que el término STUDENT sea débil.

* Los signos en conflicto son confundibles.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que:

* El INDECOPI consideró que en el signo solicitado son relevantes tanto la parte denominativa como la gráfica.

* Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, desde el punto de vista fonético "que aun cuando la letra `S' inicial en el signo solicitado será pronunciado como [ES], al igual que la sílaba inicial de la marca registrada, determinando que las sílabas iniciales de ambos signos generen una pronunciación similar (ESTUD-/STUD-), la inclusión de terminaciones diferentes en cada uno de los signos (-IANTE/-ENT), determina que generen una pronunciación de conjunto distinta".

* Desde el punto de vista gráfico, "se advierte que aun cuando los signos comparten 5 de las letras que los conforman (E-S-T-U-D-I-A-N-T-E/S-T-U-D-E-N-T), la inclusión de elementos figurativos y cromáticos adicionales relevantes en el signo solicitado, determina que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente".

* De esta manera, "dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto, aun cuando existe identidad entre algunos de los productos que distinguen, se determinó que su coexistencia en el mercado no podría inducir a confusión al público consumidor".

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

El señor EPIFANIO GUILLERMO SUTTI CCAMA, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando lo siguiente:

* El diseño, características y disposición cromática del signo gráfico de la marca STUDENT lo hacen totalmente distintivo de cualquier otro; independientemente del nombre o signo denominativo.

* Cita otras Resoluciones del INDECOPI.

* Si bien puede considerarse que los signos se refieren a un mismo concepto, sin embargo, las características fonéticas y gráficas del signo solicitado lo hacen diferente.

* Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

* La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en:

"Que, en el caso de controversia se advierte que el signo que se solicita para su inscripción - STUDENT corresponde al idioma inglés, la misma que traducido al Español significa `ESTUDIANTE' igual que la marca inscrita del demandante, lo cual puede llevar a los consumidores a relacionar el origen de ambos signos, en la medida que el significado `STUDENT'' es de fácil entendimiento por el consumidor promedio; por otro lado ambas marcas distinguen productos pertenecientes a la misma Clase de la Nomenclatura Internacional productos protegidos por la marca inscrita - ESTUDIANTE. En ese sentido si bien es cierto que entre ambos signos hay diferencias desde el punto de vista gráfico, se advierte la existencia de similitud conceptual entre los signos al existir conexión competitiva entre estos, lo cual constituye semejanzas capaz de inducir al consumidor en error al poder generar confusión entre un producto y otro, o poder asociar el origen empresarial de los mismos, en este sentido no pueden ambas marcas coexistir en el mercado sin que esto genere perjuicio a los consumidores ni al titular de la Marca ESTUDIANTE inscrita mediante el registro N° 029273 (...) por lo que el signo solicitado `STUDENT' se encuentra en las prohibiciones para su registro establecidos en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486".

* Fundamentos jurídicos del recurso de...