PROCESO 041-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2420620-208280

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 041-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 121 y 122 del Estatuto del Tribunal, 134 literal a) y 150 de la Decisión 486.

Marca: MAFER (denominativa).

Actor: sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

Proceso interno Nº. 8858-2013.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción .

VISTOS:

El 9 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 8858-2013;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal c) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;.

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad FUNDACIÓN MAPFRE.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 9 de agosto de 2007, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo MAFER (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, exclusivamente servicios relacionados con los negocios inmobiliarios y bienes inmuebles; administración de inmuebles; corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler; arrendamiento de inmuebles; evaluación de bienes inmuebles; tasación de bienes inmuebles.

* A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

* Por Resolución Nº. 1175-2008/OSD-INDECOPI, de 22 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca MAPFRE y figura registrada a favor de FUNDACIÓN MAPFRE para distinguir servicios de seguros y finanzas comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 6 de febrero de 2008, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1980-2008/TPI-INDECOPI, de 12 de agosto de 2008, confirmó la resolución impugnada.

* El 25 de septiembre de 2008, la sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. Veinticuatro de 25 de abril de 2011, donde la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

* Contra dicha Providencia, el 17 de junio de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 21 de junio de 2012, revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda.

* La sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 9 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad MAFER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED interpone demanda en la que manifiesta:

* La Sala de Propiedad Intelectual interpretó de manera errónea el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al considerar que entre los signos en conflicto se podría presentar riesgo de confusión.

* Por el contrario, afirma que entre los servicios que distingue cada uno de los signos no hay posibilidad de que se genere riesgo de confusión.

* La Oficina de Signos Distintivos consideró que existía vinculación entre los servicios a distinguir por los signos en conflictos ya que algunas instituciones financieras se dedican también a negocios inmobiliarios, lo cual es falso ya que las entidades del sector financiero sólo pueden dedicarse a las actividades para las que han sido autorizadas por ley, por lo que no pueden dedicarse a la prestación de servicios inmobiliarios.

* Afirma que una cosa es el servicio de financiamiento bancario para la construcción y o adquisición de un inmueble y otra cosa es el servicio de corretaje que se dedica a promocionar la venta de inmuebles. Tampoco es lo mismo el servicio de financiamiento bancario para la construcción y/o adquisición de un inmueble y el servicio prestado por una persona o una empresa dedicada a la administración de inmuebles. Finalmente, no es lo mismo el servicio de financiamiento bancario para la compra de un inmueble que el servicio propio de una inmobiliaria dedicada a arrendar inmuebles.

* Por lo tanto, manifiesta que no existe semejanza entre los servicios de los signos en conflicto.

* No se ha presentado oposición a la solicitud del registro del signo.

* El signo MAPFRE no es semejante a nivel gráfico, fonético ni conceptual con la marca solicitada.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Respecto a que el signo solicitado MAFER (denominativo) no es confundible con la marca MAPFRE y logotipo, considera que sí son ya que entre dichos signos no son confundibles fonética ni gráficamente.

* Sobre el argumento de que no existiría vinculación entre los servicios distinguidos por los signos, manifiesta que entre los servicios de administración de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler y arrendamiento de inmuebles y los servicios de finanzas sí existe vinculación ya que a la fecha existen empresas financieras que se dedican también a los negocios inmobiliarios.

* Respecto a que no ha existido oposición por parte de terceros, la Autoridad Administrativa, a pesar de la falta de oposición, debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad.

* Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

* En la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que por Resolución N°. 08, de 03 de junio de 2009, se integra a la relación jurídica procesar a la FUNDACIÓN MAPFRE en calidad de Litis consorte pasivo.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia que declaró fundada la demanda, emite su pronunciamiento basándose en que:

* "si bien el financiamiento consiste en una función principal que es la captación de recursos del público no podría confundirse dicha actividad con los servicios que corresponde a la empresa actora que es la administración de inmuebles y corretaje de inmuebles, corretaje de inmuebles para su venta y/o alquiler, arrendamiento de inmuebles, los cuales sólo corresponden a este rubro distinto al financiamiento".

* Entre los signos en conflicto no existe confusión.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

* Los signos en conflicto son similares a punto de producir confusión en el público consumidor.

* Entre los servicios que distinguen los signos...