PROCESO 042-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2420620-208280

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 042-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: FADA PHARMA S.A. (denominativa).

Actor: Sociedad FADA PHARMA S.A.

Proceso interno Nº. 8990-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 8 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 8990-2013.

El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad FADA PHARMA S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad HADA S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 31 de agosto de 2009, la sociedad FADA PHARMA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo FADA PHARMA S.A. (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* A la mencionada solicitud formuló oposición la sociedad HADA S.A. sobre la base de su marca HADA (denominativa) registrada en Colombia para distinguir productos de la Clase 5.

* La sociedad HADA S.A. con el fin de acreditar su interés en el mercado peruano para formular la oposición, presentó solicitud de registro del signo HADA en el Perú.

* Por Resolución Nº. 0895-2010/CSD-INDECOPI, de 9 de abril de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad HADA S.A. y concedió el registro del signo solicitado.

* El 30 de abril de 2010, la sociedad HADA S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0264-2011/TPI-INDECOPI, de 4 de febrero de 2011, revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

* El 13 de mayo de 2011, la sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. Seis de 25 de abril de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

* Contra dicha Sentencia, el 25 de mayo de 2012, la sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de apelación.

* El Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió el recurso de apelación por Resolución Número Siete de 7 de junio de 2012, que confirmó la sentencia de primera instancia.

* La sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 13 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpone demanda bajo los siguientes argumentos:

* Desde el punto de vista fonético, el signo FADA PHARMA S.A. presenta una notable diferencia con el signo HADA ya que la secuencia de las consonantes es distinta y por lo tanto la pronunciación también es distinta. Afirma que las primeras sílabas de los signos FA y HA son diferentes y se pronuncian de manera diferente.

* Realizado el examen comparativo, apreciados los signos en su conjunto y dando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias resulta que no son confundibles entre sí, gozando de plena distintividad una de la otra.

* Entre los signos en conflicto no se da confusión directa ni indirecta por lo que no producirían riesgo de confusión en el mercado y podrían coexistir pacíficamente.

* El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando:

* El análisis de confundibilidad se realizó teniendo una visión en conjunto de cada uno de los signos y sus aspectos gráficos y fonéticos, por lo que su análisis se encuentra acorde con el derecho de marcas.

* De esta manera el consumidor analizará el signo solicitado FADA PHARMA S.A. cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca HADA, dejándose llevar por la impresión general de los mismos.

* Entre los signos en conflicto existe semejanza fonética, en especial en los términos FADA y HADA, pues el término PHARMA es irrelevante ya que hace alusión a los términos FARMACIA o FARMACÉUTICO que son frecuentemente utilizados en la conformación de marcas registradas en la Clase 5 por lo que se trata de un término débil.

* Desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto poseen un mismo significado.

* Los signos en pugna distinguen productos de la Clase 5 por lo que la confundibilidad entre los signos podría llevar a un riesgo para la salud de los consumidores.

* Afirma que los signos en controversia son semejantes y pueden causar riesgo de confusión en el público consumidor.

* Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

* Según se desprende de la Resolución N°. Dos de 8 de noviembre de 2011 que cursa en el expediente, la sociedad HADA S.A. no dio contestación a la demanda en el plazo dispuesto por la norma por lo que fue declarada rebelde.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, que declara infundada la demanda se basa en que:

* El término PHARMA es una denominación genérica para productos de la Clase 5 por lo que tiene una menor fuerza distintiva. De esta manera, se debe realizar el cotejo entre los términos HADA y FADA.

* Es así que entre los términos HADA y FADA existes semejanzas fonéticas y conceptuales que las hacen confundibles para el público consumidor.

* Por lo expuesto, declara infundada la demanda.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpone recurso de apelación en el que:

* Presenta los mismos argumentos que en su demanda.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia apelada, argumenta que:

* Los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5.

* EL término PHARMA hace alusión a FARMACIA o FARMACÉUTICO y que es un término frecuentemente utilizado en productos de la Clase 5, por lo tanto no será el elemento que sirva para establecer diferencia entre los signos.

* Los términos HADA y PHARMA comparten una misma secuencia de vocales y de sílabas finales por lo que la entonación y pronunciación de los signos será similar.

* Desde el punto de vista conceptual los signos en conflicto hacen referencia a un mismo concepto.

* Fundamentos jurídicos de la casación.

La sociedad FADA PHARMA S.A. interpuso recurso de casación en los siguientes términos:

* De acuerdo al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 los signos en controversia no son pasibles de riesgo de confusión en el mercado.

* Los signos en disputa al ser analizados en su conjunto no resultan similares al grado de producir riesgo de confusión.

* Tiene registrados varios signos compuestos por el término FADA.

CONSIDERANDO:

* Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad...