PROCESO 039-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2468245-146685

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 039-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 150, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486.

Marca: HAODA (denominativa).

Actor: sociedad HONDA MOTOR CO. LTD.

Proceso interno Nº. 9118-2013.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez presentó escrito de impedimento para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 7 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 9118-2013;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal c) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 29 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad HONDA MOTOR CO. LTD.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Señor CHEN HUANG HSUN.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 14 de junio de 2007, CHEN HUANG HSUN solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo HAODA (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima).

* El 8 de noviembre de 2007, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. presentó oposición sobre la base de sus marcas HONDA (denominativa) y HONDA (mixta) registradas para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución Nº. 1434-2008/OSD-INDECOPI, de 29 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo HAODA (denominativa) a favor de CHEN HUAN HSUN.

* El 20 de febrero de 2008, la sociedad HONDA MOTOR CO. LDA. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1987-2008/TPI-INDECOPI, de 12 de agosto de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

* El 17 de noviembre de 2008, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 03, de 14 de julio de 2011, donde la Primera Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

* Contra dicha Providencia, el 7 de octubre de 2011, la sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 2 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada.

* La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 14 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

* El signo solicitado a registro HAODA (denominativo) distingue los mismos productos de la Clase 12 que su marca registrada HONDA (denominativa) y (mixta) lo que llevaría a confusión al público consumidor.

* Los signos confrontados son similares al punto de producir confusión. Afirma que ambos signos son de igual extensión, empiezan y terminan con los mismos vocablos (H y DA) y comparten la vocal O. La única diferencia es la presencia de la letra N en el signo registrado y una letra A en el signo solicitado.

* También podría presentarse confusión respecto al origen empresarial de los productos.

* Tanto la marca registrada como el signo solicitado a registro son signos de fantasía, por lo que resulta extraño que dos signos de fantasía semejantes se utilicen para distinguir en el mercado los mismos productos.

* La finalidad del registro del signo HAODA es aprovecharse de la reputación de su marca HONDA.

* Desde el punto de vista gráfico y fonético los signos en conflicto son similares.

* La marca HONDA es una marca notoriamente conocida.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando:

* La marca HONDA no es confundible con el signo solicitado HAODA.

* Afirma que "aún si dos marcas presentan ciertos elementos comunes, pero se estimara que el consumidor no llegará a confundirse, entonces la coexistencia de las mismas será permitida".

* Desde los puntos de vista gráficos y fonéticos, el consumidor o usuario, analizará la marca HAODA cotejándola con el vago recuerdo que posee de la marca HONDA, dejándose llevar por la impresión general de las marcas.

* El INDECOPI consideró que "si bien los signos confrontados compartían algunas de sus letras (H, O, D y A), no todas ellas se encontraban ubicadas en el mismo lugar, lo que, sumado a la diferente grafía de sus letras adicionales (A/N) y al aspecto figurativo de las marcas registradas - aunque no relevante- originaba una impresión visual de conjunto distinta".

* Aunque los signos en conflicto distingan los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas es posible su coexistencia en el mercado sin generar riesgo de confusión respecto al producto ni a su origen empresarial.

* Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

* En la Sentencia de primera instancia se manifiesta que "A fojas 192 corre el escrito de contestación del curador Procesal de Chen Huan Hsun, contestación que es admitida mediante resolución que corre a fojas 193 (...)". Sin embargo, en el expediente no se encuentra copia de la contestación a la demanda por parte de CHEN HUAN HSUN, tercero interesado en el proceso.

* Fundamentos jurídicos de la Resolución de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda, se fundamenta en que:

* Realizado el cotejo: "se aprecia la diferencia fonética y gráficas (sic), dado que la marca H,O,N,D,A y la marca H,A,O,D,A, si bien gráficamente comparten algunas letras, así como la misma extensión; sin embargo, se encuentran en diferentes posiciones y esencialmente contiene grafías adicional (sic) como son A - N que visualmente son diferenciables; y fonéticamente distan entre sí, dado que la primera posee dos sílabas como son HON-DA y la segunda, posee tres sílabas HA-O-DA, que en su conjunto son sonoramente diferentes, siendo así, la coexistencia en el mercado de ambas marcas no existe el riesgo de inducir a confusión al público consumidor; no obstante lo expuesto, la entidad demandante no ha adjuntado ningún medio probatorio que desvirtúe los argumentos citados".

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

La sociedad HONDA MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación...