PROCESO 021-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2608580-144145

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 21-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b), e) y de oficio del artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC). Asunto: Marca: "TV.CO" (denominativa). Expediente Interno: 2009-00393.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. 643 de 14 de marzo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que mediante auto de 9 de abril de 2014 su admisión a trámite fue considerada procedente.

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

* DATOS REVELANTES:

* LOS HECHOS

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 18 de marzo de 2008, la sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS, solicitó el registro de la marca TV.CO (denominativa) para distinguir telecomunicaciones, servicios encasillados en la clase internacional 38, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 591 de 30 de abril de 2008.

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerarlo como un signo genérico y descriptivo.

* El 25 de agosto de 2008, la empresa solicitante, procede a contestar.

* La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008 negó la solicitud de registro de la marca TV.CO (denominativa), por encontrarse incursa en las causales de irregistrabilidad del artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486.

* La sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 1852, la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmó la Decisión contenida en la Resolución No. 50072 de 28 de noviembre de 2008, admitiendo a trámite el recurso de apelación interpuesto.

* El 24 de febrero de 2009, mediante Resolución 7846 se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Decisión inicial de negar el registro de la marca TV.CO (denominativa).

* Con fecha 24 de junio de 2009, la compañía LAZAR GILINSKI & CIA SCS, presenta acción de nulidad en contra de las Resoluciones No. 50072 de noviembre 28 de 2008, 1852 de 26 de enero de 2009 proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite a trámite la demanda de nulidad con fecha 31 de agosto de 2009 y ordena notificar a la demandada y tercero interesado.

* El 29 de julio de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la acción de nulidad planteada por LAZAR GILINSKI & CIA SCS.

* Mediante providencia de 26 de junio de 2013, el Consejo de Estado a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

* FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

* La sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS expresa en su escrito de demanda los siguientes argumentos:

* Que el signo TV.CO (denominativo) cumple los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Que se trata de un signo compuesto por tres partes: la sigla TV, en segundo lugar el punto (.) y finalmente por la sigla Co., respecto de las cuales, TV hace alusión a la sigla que en español se refiere a televisión, el punto (.) por sí solo no genera ninguna distinción, a pesar de lo cual vinculado con otros elementos sirven para configurar una marca compuesta y el elemento CO, observado de manera individual tampoco describe ninguno de los servicios comprendidos en la clase 38.

* Los tres elementos en conjunto crean una marca diferenciable y, por ende, registrable.

* Si bien el elemento TV es evocativo, al estar acompañado de un punto y de la expresión CO, crea un signo distintivo; siendo claro que los tres términos son importantes dentro del conjunto que forman las marcas, sin que alguno de ellos tenga más o menos importancia, ya que en conjunto forman una marca.

* Sostiene además que: "(...) la expresión TV.CO puede presentar diferentes significados, como sería el caso del nombre de una revista, o el nombre de un almacén de venta de televisiones, o el de un café internet, o el de una almacén de computadores entre muchos otros".

* Por todo lo antes expuesto, manifiesta que: "(...) la expresión TV.CO no se refiere a un único significado para el consumidor, de tal manera que al presentar varios posibles significados deja de ser descriptiva, convirtiéndose en evocativa, ya que al existir varios significados, el consumidor deberá hacer el esfuerzo deductivo establecido por el Tribunal Andino".

* CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

* La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* "(...) El signo solicitado a registro por la sociedad LAZAR GILINSKI & CIA SCS "TV.CO de la Clase 38 Internacional, fue negado en la medida en que no es suficientemente distintivo pues se haya incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el litera e) del artículo 135 de la Decisión 486".

* "La Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite adelantado y en las decisiones adoptadas no dejó de aplicar el artículo 134 Andino además el estudio de registrabilidad realizado fue conforme a la jurisprudencia y a la doctrina aplicable a materia marcaria".

* Advierte además que: "(...) el signo negado TV.CO (nominativo) para distinguir servicios de "telecomunicaciones" (Clase 38) en efecto, analizado en conjunto si es descriptivo en relación con los servicios que pretende amparar además es evidente que el actor en su concepto de violación y para dar un alcance "evocativo" al signo TV.CO (nominativo), que en realidad no tiene, fracciona sus elementos para dar a entender que cada uno aparte esto es TV/./CO, no tienen una significación especial y, por tanto, no son descriptivos ni genéricos, son, a su juicio, evocativos y en consecuencia, el conjunto TV.CO también lo es, lo cual, es errado".

* De conceder el signo solicitado a favor del solicitante, se privaría a los demás empresarios de la misma clase o relacionada, de la utilización de una expresión que en conjunto y por ser genérica y descriptiva, no es monopolizable por empresario alguno.

* CONTESTACION DEL TERCERO INTERESADO

* Revisado el expediente, no se ha podido verificar que exista contestación por parte del tercero interesado.

* NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

* El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "TV.CO" (denominativo) fue presentada el 18 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el literal a) del artículo 134 por tratarse de un signo denominativo y el literal f), del art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse...