PROCESO 195-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 195-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 116 literal b) de la misma Decisión.

Diseño industrial: “IMPULSOR”.

Actor: sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LIMITED.

Proceso interno Nº. 9245-2012.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 22 de octubre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 9245-2012;

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LIMITED.

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 12 de febrero de 2009, la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud Nº. 13910/2008, presentada el 14 de agosto de 2008 en Australia, solicitó ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI el diseño industrial para IMPULSOR cuyos inventores son Wen Jie Liu y Garry Bruce Glaves.

      2. Una vez realizada la correspondiente publicación, en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones.

      3. Por Resolución Nº. 1114-2009-DIN-INDECOPI de 31 de julio de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, denegó el registro del diseño industrial solicitado.

      4. El 25 de agosto de 2009, la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTDA. presentó recurso de apelación.

      5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0769-2010/TPI-INDECOPI de 12 de abril de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

      6. Contra estas Resoluciones la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 31 de marzo de 2011, donde el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró FUNDADA la demanda, por lo tanto nulas las Resoluciones impugnadas.

      7. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima que por Providencia de 9 de marzo de 2012, revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró infundada la demanda interpuesta por WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.

      8. Contra dicha Providencia la sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 16 de abril de 2013, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La sociedad WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

      9. Después de hacer referencia a lo que significa el requisito de novedad en los diseños industriales, manifiesta que el “diseño industrial solicitado para IMPULSOR (…) cuenta con las características necesarias que le permiten configurarse como un diseño industrial registrable”.

      10. Todos los impulsores “deben contar con el cuerpo redondo y un agujero en el centro de éste, con varias paletas alargadas alrededor del agujero central, ello, debido a que resulta necesario que cuenten con dicha forma para que cumplan adecuadamente su función”.

      11. El INDECOPI consideró que el diseño industrial solicitado carecía de novedad, debido a que era similar a uno de los elementos que componían la patente de Estados Unidos de América No. US 6,951,445 B2 para APARATO PARA SER USADO EN BOMBAS DE LODO.

      12. Las paletas frontales que “se encuentran alrededor del agujero central tienen distintas formas y tamaños entre sí, lo que le da un aspecto especial que origina que el mismo cuente con una apariencia particular que difiere del resto de ‘impulsores’”. De igual modo, las paletas frontales y las posteriores presentan una apariencia diferente entre sí. Finalmente, “un elemento adicional que le otorga una característica especial al diseño de WEIR, son las paletillas que se ubican en los bordes laterales del cuerpo circular, las cuales no se aprecian en la patente de Estados Unidos de América”.

      13. De esta forma, el diseño industrial solicitado “cuenta con una serie de características en su forma, que originan que dicho diseño cuente con una apariencia particular novedosa que conlleva a que sea susceptible de ser registrado como diseño industrial, dado que dichas características no son compartidas por ningún ‘impulsor’ preexistente”.

      14. El diseño solicitado “cuenta con una serie de características especiales que le otorgan una apariencia particular novedosa al mismo, la cual difiere sustancialmente de la apariencia del resto de ‘impulsores’ preexistentes, otorgándole de este modo dicha apariencia particular un valor agregado desde el punto de vista estético al IMPULSOR de WEIR. En consecuencia, dadas las características particulares con las que cuenta el IMPULSOR solicitado por WEIR éste resulta ser un diseño industrial susceptible de ser registrado en el Perú como tal, por lo cual corresponde que se declare la Nulidad de la Resolución No. 769-2010/TPI/INDECOPI”.

      15. Cita como fundamentos de derecho los artículos 113 y 115 de la Decisión 486.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda:

      16. Realiza un análisis del concepto de diseño industrial y del requisito de novedad como requisito esencial para que un diseño industrial pueda ser registrado.

      17. Lo argumentado por la demandante de que el diseño industrial es novedoso “carece de sustento, pues como se ha puesto en evidencia, la variación o modificación de aspectos secundarios o accesorios al diseño protegido por la patente americana Nº. US 6,951,445, B2, determina que el diseño solicitado no cumpla con el requisito de novedad”.

      18. La Resolución del INDECOPI manifiesta que las diferencias a las que hace referencia la solicitante “constituyen diferencias de carácter secundario, toda vez que ambos diseños corresponden a la misma forma y estructura de cuerpo con forma circular con un agujero central y con paletas que se proyectan alrededor de éste, lo cual afectará la novedad del diseño solicitado (…). Por lo expuesto, dadas las semejanzas existentes, se considera que la patente otorgada afecta la novedad del Diseño industrial solicitado”.

      19. Al respecto, dice “el demandante no ha demostrado que las diferencias secundarias antes señaladas confieran un valor agregado al producto, que pretende proteger como diseño industrial”.

      20. Con relación al argumento de que la forma que presenta el diseño industrial solicitado es necesaria para cumplir su función “es menester precisar que la protección que se concede al diseño industrial sólo se concede con relación a aquellos elementos estéticos que le confieren a dicho producto una particularidad respecto del resto de productos del mismo ya existente”.

      21. De tal suerte que si bien todos los impulsores deben tener la misma forma para cumplir con su función “para que uno de éstos pueda ser protegido como diseño industrial, debe presentar características particulares, singulares o individuales, que produzcan una impresión distinta en los círculos interesados del público y que además le confiera un valor agregado al impulsor, lo cual no ha sido demostrado por el demandante, siendo que las diferencias que presenta el diseño industrial solicitado tan solo son secundarias respecto de la patente americana Nº US 6,951,445,B2”.

   4. Sentencia de Primera Instancia.

      La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda contencioso administrativa se fundamenta en que:

      22. “(…) conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto de la debida motivación, se concluye que se ha vulnerado lo glosado en el artículo 6 de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, asimismo de lo actuado en vía administrativa se advierte que las resoluciones que son materia de impugnación están incursas dentro de las causales de nulidad que establecen los incisos 1) y 2) de la Ley 27444 (…) por que la demanda debe prosperar”.

   5. Fundamentos del recurso de apelación.

      El INDECOPI, presentó recurso de apelación en el que manifestó.

      23. Se incurrió en error al haber declarado fundada la demanda por considerar que la Resolución impugnada carecía de motivación, sobre premisas no alegadas por las partes y no discutidas en sede judicial ni administrativa, pues el proceso versó, sobre la falta de novedad del diseño industrial solicitado.

      24. Recalca que el fin de la controversia es determinar si el diseño industrial IMPULSOR cumplía o no con el...