PROCESO 227-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 227-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 134 literales a), b), e), f) y g) y 135 literal i) de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. Demandado: INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Asunto: Marca: "G-KRISTAL" (mixta). Expediente Interno: 01848-2011-0-1801-JRCA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través de Oficio Nº 1848-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 04 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 21 de noviembre de 2013, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 01848-2011-0-1801-JR-CA-01.

El auto de veinte y cinco de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de enero de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

* Determinación de los hechos relevantes:

* El 14 de diciembre de 2007, la sociedad IMPORT Y EXPORT GOLD SUN presentó solicitud de registro de la marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque, para distinguir "artículos de oficina y borradores" de la Clase 16.

* La solicitud fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano".

* La sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó oposición en base a su marca registrada FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque que distingue todos los productos de la misma clase 16.

* Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. presentó también oposición en base a su marca notoria CRISTAL, para productos de la clase 32.

* El 18 de diciembre de 2009, el INDECOPI mediante Resolución Nº 3601-2009/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición de Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. y fundada la oposición de A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

* El 21 de enero de 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. apeló la mencionada resolución, recurso que fue resuelto mediante la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI del 21 de octubre de 2010, revocando la resolución impugnada y otorgando el registro solicitado.

* El 04 de abril de 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó demanda contenciosa administrativa. En sentencia de primera instancia, dictada el 02 de agosto de 2012, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y nula la resolución administrativa impugnada.

* Con fecha 22 de agosto de 2012, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. presentó recurso de apelación ante el Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, el cual fue elevado a la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia.

2. Fundamentos de la demanda de primera instancia:

   La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo siguiente:

   * Solicita la nulidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que otorgó indebidamente el registro solicitado.

   * Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   * "(...) el diseño y distribución de elementos en las marcas correspondientes a las firmas que conforman el Grupo Faber Castell es una prerrogativa propia y característica de nuestras compañías".

   * La marca registrada de FABER CASTELL distingue todos los productos comprendidos en la Clase 16, mientras que el signo solicitado pretende distinguir "artículos de oficina y borradores".

   * "(...) El público objetivo de los útiles escolares coincide de manera absoluta con los consumidores de los artículos de oficina y material para artistas".

   * Contrariamente a lo señalado por la Sala del INDECOPI, la denominación FABER CASTELL no constituye un signo de fantasía, ya que viene a ser el apellido de la familia alemana que constituyó la empresa.

   * La Sala del INDECOPI ha hecho caso omiso de una sentencia previa de la Corte Suprema del Perú que declara la notoriedad de la marca CRISTAL, "por qué otorga el registro de una marca que incluye la denominación G-KRISTAL, la misma que ya ha sido reconocida como irregistrable por vulnerar los derechos de la firma BACKUS?".

3. Fundamentos de la contestación a la demanda de primera instancia:

   El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

   * Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

   * Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   * Los elementos denominativos de los signos confrontados "G-KRISTAL" y "FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO" son muy diferentes, por lo que se genera una entonación y pronunciación de conjunto diferentes.

   * Los colores de los empaques son distintos.

   * La denominación opositora FABER CASTELL es de fantasía, en contraste con el carácter arbitrario del término KRISTAL.

   El tercero interesado IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. manifestó lo siguiente:

   * Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

   * Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   * La marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque no es confundible con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque, por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

   * Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor. La estructura gramatical de los signos son totalmente diferentes, el color muy estandarizado para este tipo de empaques, cuya propiedad es prohibida para una sola persona, rojo, verde, negro y azul. En el presente caso el color de la caja empaque de marca solicitada es azul y el color de caja empaque de la marca registrada es verde.

   * Los elementos gráficos que conforman los signos materia de conflicto son totalmente distintos.

   * Los empaques muestran algunos elementos similares en su diseño, sin embargo, son propios de los productos que se comercializan en el mercado, tales como la combinación de colores, su diseño externo, tamaño y color de los caracteres que indican la marca en los empaques de dichos productos, pero cada signo mantiene su distintividad.

   * El demandado no tiene el derecho exclusivo sobre la caja empaque y las presentaciones estandarizadas.

   * Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos ofrecidos por su tipografía, colores y diseño, así como por la presentación externa de sus respectivos empaques y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

   * El hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina necesariamente la imposibilidad de su coexistencia.

   * La grafía en la marca de la recurrente no es una grafía particular, esto es, que no es elemento de distintividad en la marca FABER-CASTELL, puesto que no es capaz de asociar a un origen empresarial determinado.

4. Fundamentos del Recuro de Apelación:

   La Compañía IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., planteó recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2012, fundamentado en los siguientes argumentos:

   * Que: "(...) la marca G-KRISTAL y caja empaque solicitada por nuestra representada IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., para distinguir artículos de oficina, borradores de la clase 16 de la N.O., NO ES CONFUNDIBLE con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque registrada a favor de A.W...