5-IP-97

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 1997
• Fecha de publicación: 25 Julio 1997
• Número de registro: 5-IP-97
• Número de Gaceta: 279
• Sección: Procesos

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PROCESO Nº 5-IP-97

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la marca RENTAR (Nominativa) presentada por la Sociedad RENTAR S.A.. Expediente Interno Nº 3611.

Quito, Mayo 23 de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno en el cual la Sociedad RENTAR S.A., demanda la nulidad de la Resolución Nº 9641 de 8 de junio de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca RENTAR (Nominativa), y Nº 2291 de 28 de Diciembre de 1995, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que resolvió en forma adversa el recurso de apelación interpuesto y confirmó la citada Resolución Nº 9641, para distinguir los productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que el Consejero Ponente ha considerado como hechos relevantes, los siguientes:

HECHOS DE LA DEMANDA

“La parte actora solicitó el registro de la marca “RENTAR” (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 1º de diciembre de 1994, solicitud que se tramitó bajo el expediente Nº 94054.862.

“Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412 de 30 de enero de 1995, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.

“No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la citada marca, con fundamento en que la expresión RENTAR encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo objeto del registro consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para distinguir una característica de los servicios para los cuales se aplicará, pues la clasificación 36 Internacional de Niza incluye “seguros y finanzas” y, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por RENTAR se entiende ‘producir o rentar beneficio o utilidad anualmente a una cosa’. Y esa es precisamente una característica de la actividad financiera.

“La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente:

“-La oficina de marcas se equivocó porque RENTAR no es un término genérico, ni descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la Clase 36 Internacional de Niza, como tampoco es un término usual ni corriente para distinguir los servicios de dicha Clase.

“-La parte actora es titular del registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 31 de marzo del año 2.005, clase en la cual hubiera podido la oficina de marcas endilgar el mismo vicio de irregistrabilidad para negar el registro.

“Con la prestación de cualquier servicio se busca obtener rentabilidad, luego, el signo RENTAR sería irregistrable para distinguir cualquier clase de servicios. Al contrario, si RENTAR es registrable para distinguir cualquier clase de servicios, como es el caso de la clase 39, lo es para absolutamente todas las clases, sin excepción alguna”.

El Tribunal al analizar la documentación constante en el expediente enviado por el Consejo de Estado, se refiere a los siguientes:

1º Resolución Nº9641, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual niega el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA).

En el considerando 4º de esta Resolución, se expresa: “Que la Legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente.

“Por lo mismo, el término o figura que la compone debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares”.

2º Resolución Nº2291, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se niega el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº9641.

En esta etapa del procedimiento administrativo el recurrente argumenta que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82, exige que el signo, para que no sea registrable, consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios en que se usará.

En observancia de lo anterior es claro que el término RENTAR, debería ser una característica exclusiva de las finanzas y los seguros lo cual no sucede.

“Finalmente sostiene que la prohibición legal se refiere a descripciones del servicio en sí mismo, pero dicha prohibición no incluye la descripción de actividades afines a la naturaleza del servicio”.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial argumenta que el signo RENTAR fue solicitado para distinguir los servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación Internacional de Niza. “Parte de la actividad financiera y de seguros busca precisamente la producción (o rendimiento) en un período de tiempo de unos bienes determinados”. Para los mencionados servicios, el signo RENTAR, apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio.

3º DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora, que se violaron las siguientes normas:

1.- Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 Ibídem, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, “aplicaron erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca”.

Asimismo ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 36, dado que la marca RENTAR cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que en la citada clase 36 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados.

2. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca RENTAR (NOMINATIVA), clase 36, de la Clasificación Internacional de Niza que incluye “seguros y finanzas”, catalogó al signo RENTAR como descriptivo, en base al concepto contenido en el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA ya mencionado anteriormente.

Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial procedió “a examinar si dicha expresión constituye una característica de algunos de los servicios comprendidos en la mencionada clase, por cuanto la descriptividad de una denominación debe establecerse en relación con los servicios para los cuales va a utilizarse el signo distintivo. De manera que una denominación puede ser descriptiva en relación con productos o servicios comprendidos en una clase de la clasificación internacional de Niza, y no serlo para otra”, para concluir que el signo solicitado, “apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio”.

Refutando este concepto, la actora, expresa que no se puede decir, que el signo RENTAR, pueda servir “para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios”.

En defensa, asímismo de la registrabilidad del signo RENTAR, sostiene la demandante que éste no “ es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de las clase 36 Internacional, y de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 36”

3. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,...