45-IP-2000

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 583
• Número de registro: 45-IP-2000
• Fecha de publicación: 17 Julio 2000
• Sección: Procesos
• Año: 2000

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PROCESO 45-IP-2000

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno Nº 5392. Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FITNES” (Mixta).

Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de junio del año dos mil.

VISTOS:

La solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, entidad que ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El auto admisorio de la solicitud, proferido por este Tribunal el 9 de junio del año en curso:

1. ANTECEDENTES:

Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad:

1.1. Las partes en el proceso interno.

Es demandante en el proceso interno que se cumple ante la autoridad judicial consultante la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

La entidad demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, organismo que profirió los actos administrativos cuya legalidad se impugna.

También comparece a contestar la demanda, en calidad de tercero interesado en las resultas del juicio, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

1.2. Actos demandados en el proceso interno.

Se demandan, con el fin de obtener su nulidad, las siguientes Resoluciones expedidas por la citada Superintendencia:

1.2.1. La Nº 27388 de 28 de octubre de 1997, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por el solicitante y se revoca la Resolución Nº 20092 de 23 de julio de 1997 (que le había dado prosperidad a la oposición y negado el registro), se declaran infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se otorga el registro de la marca FITNES (mixta) a favor de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

1.2.2. La Nº 3461 del 14 de septiembre de 1998, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte observante y se confirma la Resolución mencionada en el numeral anterior.

1.3. La demanda y las contestaciones a la misma.

1.3.1. Fundamentos de la demanda.

La Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. al fundamentar su demanda, estima que la Superintendencia de Industria y Comercio violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que ella es titular en Colombia de la marca prioritaria “FINESSE”, confundible, a su entender, con la marca “FITNES” (mixta) por razón de sus aspectos visual y fonético.

Asevera que, de una parte, su composición ortográfica es semejante pues imprime una misma visión de conjunto que no permite su diferenciación y, de otra, porque la marca “FINESSE” se pronuncia “FINÉS” y al compararla con la marca “FITNES” se aprecia una acentuada similitud fonética, pues, mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la f y la vocal i, el segundo es idéntico (NES).

1.3.2. Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia.

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda sostiene que con la expedición de las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de norma alguna de la Decisión 344. Aduce que el procedimiento seguido y la conclusión adoptada se ajusta perfectamente a la normatividad comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “FITNES” (mixta) y “FINESSE” en debate, se concluyó en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no llevaría a error al público consumidor.

Concluye que, en consecuencia, la marca “FITNES” para la clase 32 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente al fundamentar los actos administrativos acusados, refiriéndose a la expresión “FITNES” (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva.

1.3.3. Contestación de la demanda por parte del Tercero Interesado.

La Sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contesta la demanda coadyuvando la posición de la Superintendencia en cuanto afirma la legalidad del proceso administrativo de concesión del registro y de los actos administrativos demandados.

Hace énfasis en que la forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca “fitNes” (mixta), constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra que se emplea para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, que además forma parte del nombre comercial SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A..

Niega que la marca solicitada “FITNES” sea similarmente confundible con la marca “FINESSE” ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre sí.

Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca “fitNes”, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante “T” en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca “FINESSE”, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes “N” y “SS” su sonido es mucho más suave y sonoro.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Tribunal procederá a interpretar la norma comunitaria indicada por el juez consultante, esto es, el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es, como se dijo la disposición del ordenamiento jurídico andino que la Sociedad actora considera vulnerada por la concesión del registro. Su texto se transcribe a continuación:

3.1. Artículo 83. Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la...