PROCESO 137-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 146, 147 y 148 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “NEW BODY MATERNITY” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2007-00383.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 06 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2409, de 23 de noviembre de 2012, recibido en este Tribunal el 03 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00383.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: ALMACENES DE PRATI S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: ANA LUCÍA PALACIO MARÍN.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 28 de junio de 2005, la señora ANA LUCÍA PALACIO MARÍN solicitó el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” (denominativa) para distinguir productos como “camisetas, pantalones, pijamas, brasieres, entre otros” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 559 y estando dentro del término legal, la sociedad actora ALMACENES DE PRATI S.A., domiciliada en el Ecuador, titular de la marca “NEW EDITION MATERNITY” (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 10 de octubre de 2015, presentó oposición andina.

      – El 30 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 033287, por medio de la cual declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” (denominativa). Al no haberse interpuesto recurso alguno contra la mencionada resolución, ésta se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante ALMACENES DE PRATI S.A. ha manifestado lo siguiente:

      – “Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a que concurren los presupuestos establecidos para la prohibición de registro, como es la existencia previa de una marca solicitada o registrada “NEW EDITION MATERNITY” (mixta) en la misma Clase 25, de la cual es titular la actora (otorgada en Ecuador el 10 de octubre de 2005), y un año después, la señora ANA LUCÍA PALACIO MARÍN solicitó el registro del signo “NEW BODY MATERNITY” (denominativa), con lo cual se cumple el primero de los requisitos de irregistrabilidad”.

      – “Es titular de la marca “NEW EDITION MATERNITY” (mixta) de la Clase 25 en Ecuador, para lo cual allegó el original de dicho documento, debidamente apostillado en dicho país”

      – Alega el artículo 172 de la Decisión 486.

      – “Con el fin de demostrar su legítimo interés en el mercado colombiano, ALMACENES DE PRATI S.A. solicitó el 11 de enero de 2006, el registro de la marca NEW EDITION MATERNITY (mixta) en la Clase 25”.

      – “Las marcas en controversia son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente, debido a que ambas evocan exactamente la misma idea”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contesta la demanda de la siguiente manera:

      – “Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor”.

      – “La actora mediante escrito del 28 de marzo de 2006 allegó al expediente administrativo vía fax copia del certificado de la marca NEW EDITION MATERNITY (mixta), documento que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 254 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil o en su defecto estar debidamente apostillados”.

      – “No es procedente valorar los documentos aportados como prueba, toda vez que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en las normas comunitarias, es decir, junto con el escrito de oposición o dentro del término de prórroga. Lo anterior trajo como consecuencia que se tuvieran por parte de la oficina nacional por falta de interés legítimo de la actora para presentar la oposición”.

      De acuerdo a la revisión del expediente, el Consejo de Estado no ha anexado la contestación de la demanda por parte de la tercera interesada ANA LUCÍA PALACIO MARÍN.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación de lo solicitado, además de interpretar de oficio, los artículos 134 literal a), 146, 147 y 148 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

   A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

   Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

   No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

   Artículo 147

   A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

   La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

   La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

   Artículo 148

   Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

   A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD.

      En el presente caso, la señora ANA LUCÍA PALACIO MARÍN solicitó el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” (denominativa) para distinguir productos como “camisetas, pantalones, pijamas, brasieres, entre otros” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

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