PROCESO 93-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 93-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Marca: “OLEOREY” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-00342.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA.

2. Actos demandados

   La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 32310 de 30 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 25 de abril de 2005, el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA solicitó el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir “aceite y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 2005, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553.

      - El 28 de agosto de 2005, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó advertencia de irregistrabilidad en contra de la marca “OLEOREY” (mixta).

      - No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 30 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32310, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la expresión REY que forma parte preponderante del aspecto nominativo del signo OLEOREY (MIXTA) es idéntica a los múltiples registros para la marca EL REY (MIXTA) y EL REY (NOMINATIVA) en la clase veintinueve (29) internacional cuyo titular es mi poderdante FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY, S.A. Por consiguiente, la marca OLEOREY (MIXTA) resulta confundiblemente similar con las marcas previamente registradas por mi representada (…)”.

      - “(…) mi poderdante es titular de las siguientes solcitudes (sic) y registros de marcas: EL REY (Nominativa), EL REY (Mixta), SALSINA EL REY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (Mixta), EL VIRREY COLOR (Nominativa), CALDO MARINERO EL REY (Mixta)”.

      - “El signo OLEOREY (MIXTA) carece de distintividad, supuesto indispensable para ser admitido a registro como marca, ya que su parte sobresaliente y registrable, es decir la palabra REY es idéntico y susceptible de inducir al público a error con la marca EL REY la cual se encuentra registrada para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      - “(…) la expresión OLEO no puede ser tenida en cuenta dentro del examen de registrabilidad y cotejo marcario, pues la misma es genérica para designar productos de la clase 29 internacional”.

      - “(…) el prefijo utilizado por la marca OLEOREY es genérico pues hace referencia una expresión de uso común para distinguir aceites (…). El sufijo REY corresponde a un signo propiedad de mi representada para distinguir productos de las clases 29 y 30 internacional, careciendo en consecuencia la marca OLEOREY de distintividad”.

      - “Es claro dentro del caso en cuestión que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad requerido, pues al rompe (sic) hubiese notado que mi representada es titular de varios registros que involucran la palabra REY para distinguir productos de la clase 29 internacional”.

      - “La resolución cuya nulidad se solicita (…) fue únicamente notificada al solicitante sin tener en cuenta que mi representada había presentado un memorial de advertencia de irregistrabilidad dentro del expediente, haciéndose parte dentro del trámite administrativo. En efecto, en este momento, independientemente de que no se hubiere presentado oposición, mi representada se convirtió en interesada dentro del trámite del registro OLEOREY y ha debido ser notificada de cualquier decisión tomada en dicho expediente”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘OLEOREY’ y ‘EL REY’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

      - “(…) al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético”.

      - “Teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas ‘OLEOREY’ y ‘EL REY’ es claro que, estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado”.

      - “El argumento que presenta el accionante al referirse a otras actuaciones administrativas, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo (…)”.

   4. Tercero Interesado

      El señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA, de conformidad con el informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los 135 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “OLEOREY” (mixto), fue presentada el 25 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 (concepto de marca y elementos constitutivos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso. No se interpretará el artículo 172 (nulidad de un registro marcario) por no ser aplicable.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca...