PROCESO 21-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 21-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA S.A. Proceso interno Nº 2004-00067.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00067.

El auto de 04 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: GRUPO NOVA S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CONCORDATO).

2. Determinación de los hechos relevantes:

   2.1. Hechos:

   La demandante GRUPO NOVA S.A. solicitó el 06 de marzo de 1997 el registro como marca del signo GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 446, de 30 de mayo de 1997.

   Posteriormente, la Compañía de Productos GRULLA S.A. presenta observación contra dicho registro en base a su marca registrada NOVA (denominativa) en la misma Clase 25.

   Mediante Resolución Nº 25420, de 30 de noviembre de 1999, se declara fundada la observación presentada y se deniega el registro solicitado. Mediante Resolución Nº 20979, de 29 de julio de 2003, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución anterior.

   Finalmente, mediante Resolución Nº 26405, de 19 de septiembre de 2003, se resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución anterior que declara fundada la observación presentada y deniega el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante GRUPO NOVA S.A. manifiesta que el signo solicitado GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 no es confundible con la marca registrada NOVA (denominativa) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, siendo que la palabra compartida NOVA es débil, ya que significa “nuevo” en idioma portugués y que nadie puede apropiarse de dicha palabra. Por lo tanto, la autoridad debió declarar infundada la observación presentada, otorgando así el registro del signo solicitado.

4. Fundamentos de la demandada

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los signos confrontados son similares, siendo que la palabra GRUPO del signo solicitado no le otorga la distintividad suficiente como para poder acceder a registro. La marca registrada NOVA (denominativa) se encuentra incluida totalmente en el signo solicitado, por lo que no procede el otorgamiento del registro solicitado.

   CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CONCORDATO), que compró los derechos de la marca NOVA a la Compañía de Productos GRULLA S.A, como tercero interesado, señala que los signos confrontados son confundibles al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Las resoluciones administrativas que deniegan el registro solicitado fueron debidamente otorgadas por la autoridad administrativa, por lo que no procede su nulidad.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo GRUPO NOVA (mixto) fue el 06 de marzo de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa. Debido a que el juez consultante no solicitó interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora como violadas, el Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…).

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…).

1. La norma comunitaria en el tiempo.

   El Juez Consultante menciona los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como invocados por la parte actora. Sin embargo, la solicitud de registro del signo mixto GRUPO NOVA se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior.

   El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   El Tribunal ha manifestado al respecto:

   Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

   . (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

   Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley.

   Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su...