27-IP-97

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 369
• Número de registro: 27-IP-97
• Fecha de publicación: 03 Septiembre 1998
• Sección: Procesos
• Año: 1998

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PROCESO Nº 27-IP-97

Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65; artículo 81 en concordancia con el artículo 128; artículo 82 literal d) en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; artículos 89, 146 y 147 ibídem; y artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena formulada por H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Proceso interno Nº 3636 marca: TENNIS

Quito, junio 22 de 1.998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65; artículo 81 en concordancia con el artículo 128; artículo 82 literal d) en concordancia con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; artículos 89, 146 y 147 ibídem; y artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud formulada la realiza en conformidad con el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, el que es competente para absolverla, por lo dispuesto en su artículo 28.

Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad TENNIS Ltda., por intermedio de apoderado demanda ante el Alto Organismo Jurisdiccional Consultante la Declaratoria de Nulidad de las resoluciones números 10522 de 23 de junio de 1.995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que negó el registro de la marca TENNIS para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, y 286 de 23 de Febrero de 1996, la cual resolvió el recurso de apelación contra la resolución antes citada, en el sentido de confirmarla.

HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Que el Consejo de Estado considera relevantes para los efectos de esta interpretación los siguientes hechos:

“a) El 6 de septiembre de 1984 la sociedad actora, con domicilio en Medellín, solicitó ante la División de Propiedad Industrial y Comercio (sic) el registro de la marca TENNIS NOMINATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Sociedad Tennis Ltda. presentó demanda de observaciones, argumentando que la marca que se pretende registrar corresponde a su nombre comercial en trámite de registro para distinguir toda clase de establecimientos dedicados a la venta de calzado en general para hombres, mujeres y niños, y que dicha marca no sólo corresponde al juego conocido internacionalmente, sino a una denominación marcaria genérica que se utiliza para distinguir calzado con suela de plástico que se utiliza para diversas clases de deportes, por lo cual no es registrable.

“b) Mediante el primero de los actos acusados, y con fundamento en las consideraciones que se transcriben a continuación, la parte demandada declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada:

“PRIMERO: Que el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, el que la marca solicitada ‘consista exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’.

“SEGUNDO: Que la expresión TENNIS, es usada en el mercado para designar un producto de la clase 25 de la nomenclatura vigente, como lo son los zapatos deportivos; en consecuencia, no es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca, salvo que esté acompañada de otros signos que le den al conjunto suficiente distintividad; pero este no es el caso, ya que la expresión que se pretende registrar TENNIS no contiene los elementos que la hagan suficientemente distintiva con relación al término TENNIS. En consecuencia, no se puede otorgar el registro solicitado según lo dispone el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“c) Contra el referido acto la demandante interpuso recurso de apelación, y en el correspondiente escrito limitó su solicitud de registro de la marca para distinguir los siguientes productos de la clase 25: Vestidos y Sombrerería, excluyendo de dicha solicitud los Zapatos de Caucho o Zapatos Tenis, no obstante lo cual, mediante el segundo de los actos acusados se confirmó la resolución recurrida, con fundamento en las siguientes consideraciones básicas:

“Es de aceptación general por la doctrina del derecho marcario que la GENERICIDAD de un signo debe analizarse en relación con los productos o servicios en que el signo vaya a emplearse. De manera que una expresión puede ser genérica para una de las clases de la clasificación internacional de Niza, y sin embargo puede ser registrable para otra.

“Es pertinente resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial proferida en el proceso número 3-IP-95 ‘un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo’.

“Por eso ha sostenido la doctrina que un término es genérico cuando frente a la pregunta ‘Qué es’, en referencia a un producto o servicio se responde utilizando la denominación genérica.

“Tiene la marca por naturaleza carácter distintivo, porque con ella los consumidores podrán distinguir en el mercado los productos o servicios en los que se utiliza, y otorga al titular el derecho al uso exclusivo de la misma.

“Por lo anterior, el signo debe ser apropiable, y no lo sería un término genérico que como tal, es de uso general y por tanto no puede ser utilizado de manera exclusiva por el titular de una marca.

“Este despacho considera en el presente caso, que el signo TENNIS es un término genérico para distinguir productos contenidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, por cuanto los TENIS son un producto incluido en la mencionada clase del cual el signo solicitado no es distintivo. En lo relativo a lo sostenido por el recurrente referente a que la solicitud se limitó única y exclusivamente a los vestidos y sombrerería, este despacho considera que tal limitación se efectuó en forma extemporánea, porque se presentó en el recurso y no en la solicitud...”.

“d) La marca TENNIS corresponde al nombre comercial de la sociedad demandante y a la enseña comercial con que se distinguen sus establecimientos de comercio. Además, dicha sociedad se constituyó antes que la Sociedad Tennis Ltda., con domicilio en Bogotá, y esta última se encuentra en la actualidad disuelta y liquidada.

“e) La parte demandada sostiene que la determinación adoptada mediante los actos acusados obedeció a que la expresión TENNIS es usada en el mercado para distinguir zapatos deportivos, y que la misma no contiene los elementos que la hagan...