25-IP-95

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 253
• Número de registro: 25-IP-95
• Fecha de publicación: 07 Marzo 1997
• Sección: Procesos
• Año: 1997

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PROCESO 25-IP-95

Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 113, literal c) y el numeral 2°, literal c) íbidem, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera, Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muñoz. Interpretación de los artículos 58, 60, 61, 62 y 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Expediente Nacional N° 3045. Marca Bonita. Actor: Nacional Mercantil S. A.

Quito, Octubre 18 de 1996

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y contra la firma Mover Ltda., sociedad comercial domiciliada en Pereira, en el que figura como demandante la empresa Nacional Mercantil S. A. de la República del Perú - demanda de nulidad contenida en el expediente N° 3045 relacionada con la Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia - solicita a este Tribunal Comunitario interpretación por la vía prejudicial de las disposiciones referidas en el encabezamiento de esta sentencia;

Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, organismo competente de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, se presenta por juez nacional competente y se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud; las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente, y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

“...1°) La sociedad DEL MAR S. A., domiciliada en Lima, Perú, solicitó y obtuvo ante la Dirección de Propiedad Industrial de la mencionada ciudad, el registro de las marcas:

Fecha de concesión

039038 TIMONEL clase 29 16 junio 1981

043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982

043344 TIMONEL (mixta) clase 29 18 febrero 1982

“Los anteriores registros fueron cedidos por dicha sociedad en favor de la demandante.

“2°) El 21 de Diciembre de 1987, la sociedad MOVER LTDA., solicitó en Colombia el registro de una marca idéntica (también mixta), sustituyendo la expresión TIMONEL por BONITA, para distinguir igual clase de productos, la cual fue concedida por la División de Propiedad Industrial (hoy Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución N° 3418 de Junio 13 de 1991.

“3°) El 30 de Marzo de 1994, mediante FAX, fue remitida por el representante legal de la sociedad MOVER LTDA. a la sociedad DEL MAR S. A. una comunicación en la que informaban el registro de la marca BONITA y ofrecían la compra e importación de sus productos, lo cual demuestra que la marca cuya anulación y cancelación se pretende se obtuvo de mala fe.

“4°) El hecho de que en la descripción de la marca BONITA se haya afirmado que la expresión “BONITA” es esencial en ella, no significa que sea suficientemente distinta de la marca TIMONEL de propiedad de la actora.

“Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente:

“1°) Se viola el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que el registro de la marca BONITA (mixta) se obtuvo con el fin de comercializar los mismos productos del mar, especialmente atún, pescado y sardinas enlatados, comercializados y distinguidos por la demandante, tanto en el Perú como en Colombia, con las marcas TIMONEL (mixtas).

“2°) Se viola el numeral 2° del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dado que la mala fe se configura por el solo hecho de haberse obtenido el registro de la marca BONITA (mixta), a sabiendas de que la sociedad DEL MAR S. A. ya había obtenido, ante la dirección de propiedad industrial de Lima, Perú, el registro de las marcas TIMONEL (mixtas), esencialmente idénticas, para distinguir la misma clase de productos...”.

Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por los demandados, la firma MOVER LTDA. y la Nación Colombiana por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en sendos memoriales sustentatorios de la contestación de la demanda. La primera de ellas se opone a las pretensiones de la demanda aduciendo que el registro de la marca “BONITA” obtenido mediante Resolución N° 3418 de 13 de junio de 1991, le ha permitido hacer uso legal de la marca “BONITA” y de la comercialización de los productos obrando de buena fe y que la mala fe que pregona la entidad demandante “obedece única y exclusivamente a celos comerciales con el fin de adquirir la exclusividad en la comercialización de los productos en nuestro territorio”.

A su vez la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de apoderado solicita no tener en cuenta las pretensiones del demandante argumentando, entre otras cosas que no es cierto que la marca “BONITA” (mixta) sea idéntica a las marcas “TIMONEL” (mixta) que según la parte demandante se encuentran registradas en la República del Perú y expone las siguientes razones de defensa: que la Superintendencia obró dentro de las atribuciones otorgadas al momento de efectuarse el registro, por el Decreto ley 149 de 1976 y la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual era aplicable, válida y legalmente, sin que pueda afirmarse que se violaron las normas legales a que se refiere la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que solo entró a regir el 14 de febrero de 1992; que el solicitante del registro cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85 citada, y que se ordenó publicar el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado en el plazo previsto oposiciones a dicha solicitud; finalmente advierte que la sociedad demandante, Nacional Mercantil S. A., no demostró en la oportunidad legal correspondiente tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “BONITA” (mixta).

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: el Certificado de Constitución y Gerencia de la Sociedad Mover Ltda. expedido por la Cámara de Comercio de Pereira (Colombia); copias de la expresión mixta (denominativa y gráfica) de las marcas “Timonel” y “Bonita”; carta de marzo 30 de 1994 suscrita por la firma Mover Ltda. de Colombia y dirigida a la firma del Mar, S.A. del Perú en la que da cuenta del registro en Colombia de la marca “Bonita”; demanda ante el Consejo de Estado de nulidad de la Resolución 3418 de 1991, de la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, presentada por la firma Nacional Mercantil, S.A. del Perú, titular de la marca “Timonel” en dicho país; auto admisorio de la demanda expedido por el Consejo de Estado de la República de Colombia de 19 de septiembre de 1994; certificado de registro de la marca “Bonita” (etiqueta), expedido en Colombia el 21 de diciembre de 1987; certificado de Constitución y Gerencia de “Mover Ltda.” expedido por la Cámara de Comercio de Pereira de 18 de noviembre de 1987; copia de la solicitud de la marca “Bonita” (etiqueta) de 16 de febrero de 1988, y otros documentos relacionados; Resolución 3418 de junio 13 de 1991 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, objeto de la Demanda; contestaciones de la demanda suscritas por el apoderado de Mover Ltda. y de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

C O N S I D E R A N D O:

I. NORMAS APLICABLES AL CASO CONTROVERTIDO.-

Antes de entrar en consideraciones sobre el fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo de registro de la marca “BONITA” (mixta), cuya nulidad se reclama, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el día 11 de diciembre de 1991; a partir del 12 de diciembre de 1991 entró en vigor la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sustituida el 14 de febrero de 1992 por la Decisión 313, la cual a su vez fue subrogada íntegramente el 1 de enero de 1995 por la Decisión 344 actualmente vigente en materia de régimen común sobre propiedad industrial.

De lo anterior debe deducirse que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca “BONITA” (mixta) por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena vigente al momento de otorgarse dicho registro, y no de otras.

En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones:

a) Irretroactividad de la Ley.-

Es...