22-IP-97

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 336
• Número de registro: 22-IP-97
• Fecha de publicación: 27 Abril 1998
• Sección: Procesos
• Año: 1998

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PROCESO No. 22-IP-97

Interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISL. PROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca de productos "WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, proceso interno N° 4087.

Quito,17 de febrero de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación, en virtud de que la Sociedad ISL. PROPERTIES LTD., por intermedio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 6663 de Marzo 31 de 1995 proferidas una por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se negó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)”; y, la de la resolución No. 1361 de Julio 03 de 1996, por la cual se confirma la primera, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa misma entidad.

A) Que como hechos relevantes para esta interpretación, son considerados por el consultante los siguientes:

1º-El 24 de noviembre de 1994 la sociedad actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º- Cumpliendo con el trámite legal establecido, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro, la cual apareció en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 412 de enero 30 de 1995, y a la que no le fueron formuladas observaciones por parte de terceros.

3º- Mediante Resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el respectivo examen de registrabilidad, negando el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” por encontrarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del Art. 82 de la Decisión 344.

4º- Dentro del trámite administrativo, el apoderado de la sociedad ISL. PROPERTIES LTD. presentó recurso de apelación contra la resolución No. 6663, argumentando principalmente que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE.

5º- Conforme a lo expuesto por el solicitante, en agosto 01 de 1995 el apoderado de la sociedad ISL PROPERTIES LTD. anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, en la cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial de WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98).

6º- Por resolución No. 1361 de julio 03 de 1996, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió la apelación confirmando la impugnada.

El Tribunal Andino de Justicia, a los fines de facilitar la labor interpretativa, se permite resumir adicional y parcialmente la argumentación contenida en el escrito recursorio, así como en las propias resoluciones recurridas y en la contestación de la demanda.

B) En efecto, como fundamentos de Derecho, la actora sociedad ISL PROPERTIES LTD. considera que se han violado las siguientes normas comunitarias, al emitirse los actos administrativos impugnados:

1. El art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que el signo “WORLD CUP FRANCE 98” es perceptible, suficientemente distintivoy susceptible de representación gráfica. Además, de que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por ISL PROPERTIES LTD., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas.

2. Se violó el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio“consideró que la marca WORLD CUP FRANCE 98 estaba incursa en esta causal de irregistrabilidad, ya que se pretende registrar el nombre FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin contar con la autoridad competente de este Estado.”

Mas, considera la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio “se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como específicamente se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión ‘WORLD CUP 98’, suprimiendo el término ‘FRANCE’”. Concluye la actora argumentando que si bien aparece en la inscripción del signo la palabra ‘FRANCE’, sin ninguna exclusión, y que además dicha palabra se encuentra dentro de la etiqueta correspondiente, ésto no implica que sea parte esencial del registro ni en consecuencia interpretarse -erróneamente- que queda excluida de su protección por el hecho de haberse acompañado a la etiqueta. Aun si no fuera clara dicha exclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio debió aclarar dicho punto y no proceder, como lo hizo, a la denegación del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’.

3. Considera que se ha violado también el art. 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos “debió aplicar esta disposición, requiriendo al solicitante para que hiciere las modificaciones correspondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE.”

C) La resolución No. 6663, denegatoria del registro del signo solicitado como marca, se fundamente en lo siguiente:

Que la expresión ‘WORLD CUP FRANCE 98’ se encuadra en la causal de irregistrabilidad de los signos como marcas, contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal que prohibe el registro de los que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente para acordarlo.

Considera el órgano emisor, que dicha expresión reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin que se acreditara el permiso correspondiente, y que es “un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros”. Niega en base a este razonamiento el registro del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’.

Por su parte, la resolución No. 1361 es confirmatoria de la primera, en cuanto considera que:

La prohibición contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, “busca evitar que existan signos que induzcan al público al error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita, una relación”.

Y que la autorización presentada por el apoderado de las sociedad ISL PROPERTIES LTD., “no reúne el requisito exigido por el literal j del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado; la autorización debe proceder de la autoridad competente de éste y no de un organismo internacional como es la FIFA.”. Con este criterio, se confirma la resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.

E) En la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se expone lo siguiente:

1. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el art. 96 de la Decisión 344;

2. La oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo examen de registrabilidad del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta)’ para productos comprendidos en la clase No. 25 de la clasificación internacional, concluyendo “acertadamente que la marca solicitada y antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”

3. “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en las Resoluciones No. 6663... y No. 1361... se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores, ni en materia marcaria; lo anterior seguramente se concluirá sin dificultad, de la interpretación prejudicial que profiera el Tribunal Andino de Justicia”, se sostiene.

Con vista de...