209-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 209-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: DIXACIL (denominativa). Proceso Interno Nº 2009-00003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de noviembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

   Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercero interesado: COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS – COPIDROGAS (“COPIDROGAS”).

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 23 de noviembre de 2006, la sociedad COPIDROGAS solicitó ante la SIC, el registro de la marca DIXACIL (denominativa) para identificar productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la misma en base a su marca DIXALIN (denominativa) registrada en la misma Clase 05.

   – Mediante Resolución Nº 34623, de 24 de octubre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada.

   – La sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, los mismos que fueron resueltos mediante Resolución Nº 40612 de 30 de noviembre de 2007; y, Nº 3106 de 05 de febrero de 2008, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa.

   – Por lo anterior, la sociedad actora interpuso acción de nulidad en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. manifestó lo siguiente:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – La Superintendencia desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a la similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

   – Entre éstas se encuentra la similitud fonética entre DIXALIN y DIXACIL, con lo cual DIXACIL carece de suficiente carácter distintivo para identificar productos de la Clase 05.

   – Además de la conexidad competitiva, debido a que ambos son productos farmacéuticos de la misma clase que utilizan los mismos canales de comercialización, donde el consumidor podría confundirse debido a la similitud entre las marcas mencionadas anteriormente.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC no contestó la demanda toda vez que el poder conferido al apoderado fue presentado fuera del término de fijación en lista. Por tanto, no se envía copia de la contestación de la demanda presentada por la SIC, por cuanto mediante auto de 28 de septiembre de 2009 se resolvió no tenerla por contestada.

   La tercera interesada COPIDROGAS contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – La marca denominativa DIXACIL contiene elementos suficientes para distinguirla radicalmente de la de propiedad de la actora DIXALIN.

   – No estamos frente a una casual taxativa y absoluta de irregistrabilidad, debe tenerse en cuenta que la marca DIXACIL (denominativa) posee distintividad propia, adicionalmente no habría una similitud tal que pueda causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   – Las marcas se diferencian básicamente en el nombre, aplicación comercial, signos, etiquetas y, por tanto, la marca DIXACIL es susceptible de registro, recalcando el hecho importante que entre las dos marcas existen diferencias notables que saltan a la vista y con aplicaciones totalmente diferentes la una de la otra.

   – La partícula DIXA- es de uso común y por ende no debe ser tenida en cuenta en el momento de realizarse la comparación entre las marcas. Son numerosas las marcas de la Clase 5 que contienen la raíz correspondiente al genérico.

   – Las marcas registradas con la raíz DIXA- corresponden a la sustancia activa y genérica del componente en la Clase 5, por lo que no es susceptible de apropiación.

   – Los signos confrontados mantienen suficientes elementos diferenciadores como para que puedan coexistir en el mercado.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 27 de noviembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.

   En el presente caso, se ha solicitado y registrado la marca DIXACIL (denominativa) en la Clase 05 de la Clasificación Internacional, por lo que deviene necesario hacer referencia al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

   Dentro del Proceso 70-IP-2013, de 08 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

   La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

   Los elementos constitutivos de una marca.

   El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

   La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

   La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones...