206-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 206-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: VAMPIRO (mixta). Expediente Interno Nº 2008-00132.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercera interesada: TIMISCOL S.A. C.I.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 19 de diciembre de 2006, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicitó ante la SIC el registro de la marca VAMPIRO (mixta) para distinguir “Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)” en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – La referida solicitud se publicó en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial Nº 573 de 2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. argumentando que el signo solicitado era idéntico a la marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Mediante Resolución Nº 40856 de 30 de noviembre de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió a favor de la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. el registro del signo VAMPIRO (mixto) para distinguir productos de la Clase 33.

   – La actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC mediante las Resoluciones Nº 43509 de 21 de diciembre de 2007, y Nº 4918 de 21 de febrero de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 40856, agotándose así la vía gubernativa.

   – La actora interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas resoluciones ante el Consejo de Estado.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante MEALS DE COLOMBIA S.A. manifestó lo siguiente:

   – Los actos acusados violan los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   – La marca VAMPIRO (mixta) no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo VAMPIRO (denominativo) previamente registrado.

   – El signo VAMPIRO (mixto) no es susceptible de registro, pues los productos que distingue están estrechamente relacionados con aquellos que identifica la marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor.

   – A pesar de que la marca erróneamente concedida VAMPIRO es mixta, al extraer su dimensión característica, tal y como lo enseña la doctrina y jurisprudencia en este tipo de conflictos, nos encontramos con un signo cuyo elemento llamativo y atrayente se refiere a su denominación, la que a su vez, resulta idéntica respecto al previo registro.

   – No debe concederse el registro del signo VAMPIRO, pues es semejante ortográfica, fonética, visual y conceptualmente con la marca VAMPIRO, previamente registrada a su favor.

   – El registro de la marca podría conducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos que ambas distinguen con un origen empresarial común. Además los productos van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.

   – La marca VAMPIRO (denominativa) previamente registrada a su favor, es notoria toda vez que distingue entre tantos productos uno denominado “paleta” altamente conocido dentro de la población infantil en Colombia.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecía de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

   – Un signo se consideraba irregistrable cuando concurren los siguientes elementos: (i) entre los signos debe existir semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y (ii) deben distinguir los mismos productos o servicios y (iii) presentar una relación real entre los mismos que genere en el público consumidor un riesgo de confusión.

   – Bajo el anterior contexto, adujo que no se advertían semejanzas entre los signos analizados, ni mucho menos relación directa entre los productos que distinguirían, pues el signo solicitado identifica bebidas alcohólicas y la marca existente en el mercado ampararía productos alimenticios que se comercializan en colegios y en general en sitios que son frecuentados por niños.

   – La Regla de Especialidad o Especificidad es un principio básico según el cual el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase, por lo que debe entenderse que ese derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto al nomenclador. En el caso que nos ocupa, tenemos que los productos amparados por cada una de las marcas en conflicto, son distintos, y además están en clases diferentes.

   – La ausencia de la conexión competitiva entre las marcas en oposición es lo que finalmente conlleva a la posible coexistencia de los signos en el mercado.

   – La finalidad de los productos de la clase 30 es directamente alimenticia o nutricional, mientras que los de la clase 33 son embriagantes, pues son bebidas alcohólicas. Entonces al tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad. Tampoco guardan complementariedad, ya que no se necesita de uno para consumir el otro.

   La tercera interesada TIMISCOL S.A. C.I. contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – De conformidad con el principio de “especialidad o especificidad” el registro de una marca y su protección se extenderían solamente a una clase de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Las marcas en conflicto podrían coexistir en el mercado, habida cuenta de que una y otra identificarían productos diferentes y en distintas clases.

   – Por la finalidad y naturaleza de los productos que identificarían las marcas, el consumidor no podría sustituirlos unos por otros.

   – Entre las marcas en controversia no se produciría conexión competitiva, toda vez que no recurrían a los mismos puntos de distribución, medios de publicidad y no se exhibirían en los mismos establecimientos de venta al público, para distinguir sus productos.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y además, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224 y 228 de la misma normativa.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de...