203-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 203-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. Patente: “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”. Expediente Interno Nº 2006-00290.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 03 de diciembre de 2013.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2013.

Antecedentes:

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes:

Demandante: SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

– El día 19 de abril de 2000, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a través de su representante legal, presentaron solicitud ante la SIC para el registro de la patente de invención bajo el título “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO”.

– Realizado el primer examen de forma, la División de Nuevas Creaciones requirió para que en un plazo de 30 días hábiles cumpla con los requisitos jurídicos y técnicos.

– Mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2000, estando dentro del término de la prórroga solicitada, se dio respuesta al requerimiento.

– Realizada la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros, por lo que la División procedió a realizar el estudio de fondo.

– Mediante Oficio Nº 013792, de 19 de mayo de 2005, la División requirió para que en el término de 60 días, se presenten los argumentos y aclaraciones respecto a la patentabilidad de la solicitud, por cuanto el examinador técnico de patentes consideró que los requisitos de novedad y nivel inventivo se encontraban afectados.

– El día 9 de agosto de 2005, se presentó la respuesta en defensa de la solicitud de patente.

– Mediante Resolución Nº 25367, de 30 de septiembre de 2005, la SIC resolvió denegar el privilegio de la patente de invención.

– La sociedad actora dentro del término interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 25367, de 30 de septiembre de 2005.

– Mediante Resolución Nº 11056, de 28 de abril de 2006, la SIC resuelve el recurso de forma desfavorable, agotándose así la vía gubernativa.

– El 30 de septiembre de 2005, la demandante interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas ante el Consejo de Estado.

3. Fundamentos de la demanda:

La sociedad demandante SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. presentó demanda alegando lo siguiente:

– La SIC desconoció lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486, debido a que la nueva creación correspondiente a “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN SALES DEL ÁCIDO MALÉICO” es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial.

– La sal polimórfica del ácido maléico específica y novedosa de la presente invención no se revela en EP 0306 228 (D1) y la tiazolidinediona de D1 tiene un punto de fusión de 153-5 co, lo cual la diferencia con claridad del polimorfo novedoso de la presente invención. Además la RMN infrarroja de estado sólido y los espectros de Raman y el patrón de difracción del polvo a los rayos X del polimorfo de la presente invención arrojan valores claramente diferentes de los encontrados en el estado de la técnica.

– Las preparaciones que contienen diferentes sales de compuestos farmacéuticos activos son de conocimiento común. No obstante, el estado de la técnica citado se refiere a formas polimórficas o sales de tiazolidinediona diferentes de las de la presente invención.

– Se equivocó la SIC al señalar que, “el ser un polimorfo es una característica inherente al compuesto y el hecho de definirla ahora no es nuevo”. Es evidente que esto no es correcto y que es una contradicción. El polimorfismo no es predecible ni inherente.

– Se reclama un polimorfo específico que no está revelado en el estado de la técnica ni tampoco se sugiere su existencia en lo conocido. El examinador está equivocado cuando afirma que “de este compuesto ya se conocía su existencia”, lo cual no es cierto, ya que la química de polimorfos indica lo contrario.

– Se violaron los artículos antes mencionados por falsa interpretación de los mismos.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

– Una invención es la creación de un producto o de un procedimiento nuevo para solucionar un problema técnico existente. Hay que tener en cuenta que la patentabilidad de una invención no depende de: el esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención, la inversión en tiempo o dinero que el inventor haya realizado, la mayor o menor complejidad de la invención, el mérito reconocido o por reconocer de la invención, el valor económico que se le asigne al invento, o propiedades descubiertas después de haberse publicado la invención.

– De acuerdo con la normatividad andina, se otorgará patente a los productos o los procedimientos siempre y cuando no hayan sido accesibles al público por medios escritos u orales y que no resulten obvios para una persona versada en la materia ni se deriven evidentemente del estado de la técnica. Además, no se les otorgará nuevamente la patente a productos ya conocidos y que se les haya encontrado nuevas propiedades o nuevos usos.

– En la evaluación de novedad se tiene en cuenta que lo que se esté solicitando no esté revelado en divulgaciones realizadas en documentos (documentos del estado de la técnica) o en medios orales. Un documento del estado de la técnica puede contente la información implícitamente.

– En la evaluación del nivel inventivo entre otros aspectos se tiene en cuenta que con la invención se haya superado un prejuicio técnico anterior, que la solución al problema planteado sea original y se aparte del camino conocido y que la invención responda a una necesidad antigua, permanente y aún insatisfecha.

– Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 0002739 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención.

– Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente adolecen del requisito del nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la Decisión 486, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada, al no reunirse los requisitos de novedad y nivel inventivo exigido.

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el día 19 de abril del año 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la norma aplicable al caso concreto.

Por lo tanto, de acuerdo a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…)

Artículo 4.- Se considerará que una invención...