199-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 199-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Marca: WKT MACHINERY (mixta). Expediente Interno Nº 2009-00539.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandante: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

   Demandado: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“SIC”).

   Tercero Interesado: WINSTON ECHEVERRY DÍAZ.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 14 de julio de 2008, el señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ solicitó a la SIC el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta) para distinguir productos de la Clase 7 como “máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres)” de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 596, de 30 de septiembre de 2008, la demandante presentó oposición en base de su marca “AKT” (mixta) de la misma Clase 7.

   – La SIC, a través de la Resolución Nº 4819, de 30 de enero de 2009, declaró fundada su oposición y denegó el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta), solicitada por el señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ.

   – El señor WINSTON ECHEVERRY DÍAZ presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

   – La SIC, a través de la Resolución Nº 16355, de 31 de marzo de 2009, confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación.

   – Mediante Resolución Nº 19336, de 27 de abril de 2009, la SIC declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa.

   – El 5 de febrero de 2010, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada resolución ante el Consejo de Estado.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. manifestó lo siguiente:

   – La SIC desconoció los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 porque no tuvo en cuenta que la marca “WKT MACHINERY” (mixta) concedida, no es suficientemente distintiva.

   – Que la secuencia de letras similar que tienen las marcas en conflicto, en las cuales se destacan las letras “WKT” en la marca solicitada, frente a las letras “AKT”, que componen la marca oponente, puede generar un riesgo de confusión en el público consumidor en relación con los productos que amparan las marcas enunciadas.

   – Que, igualmente, se presenta confusión por asociación entre los signos enfrentados, si se tiene en cuenta que el consumidor puede considerar que los productos que éstos protegen tienen un origen empresarial común.

   – Que la expresión “MACHINERY” contenida en la marca solicitada, no puede ser evaluada en el cotejo marcario, por cuanto se trata de una expresión de uso común con relación a los productos de la Clase 7, que significa “maquinaria”. Por tal motivo, la SIC debió limitarse a examinar si la combinación de las letras “WKT” podía confundirse con la combinación “AKT”, de lo cual hubiera concluido que las marcas enfrentadas son confundibles desde el punto de vista gráfico y ortográfico.

   – Que si bien la marca “WKT MACHINERY” (mixta) cumple con el requisito de representación gráfica y distintividad intrínseca, no sucede lo mismo con la distintividad extrínseca, que se entiende como la aptitud que tiene el signo para ser registrado como marca.

   – Por otro lado, indica que el acto demandado viola el artículo 136, literal a) porque al otorgar el registro de la marca “WKT MACHINERY” (mixta), la demandada se basó en un supuesto que no tiene lógica jurídica ni es aceptado por la jurisprudencia, por cuanto las letras que componen los signos enfrentados sí son confundibles.

   – Finalmente, explica que los elementos gráficos que hacen parte de las marcas en conflicto, no contribuyen a darle fuerza distintiva a la marca “WKT MACHINERY” (mixta), frente a la marca “AKT” (mixta) de la misma clase, debido a que los mismos no representan una idea diferente a las letras que los componen.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Con la expedición de la resolución acusada, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486, por el contrario la resolución se fundamenta en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto.

   – La marca concedida WKT MACHINERY (mixta) de la Clase 7, en su conjunto y por su especial disposición nominativa y gráfica, sí es lo suficientemente distintiva para distinguir en el mercado los productos que ampara, y cuenta con elementos suficientes que la hacen diferente y diferenciable de la marca AKT (mixta) para el consumidor, quien al encontrarlos en el mercado, podrá con suficiente claridad, distinguirlos.

   – La marca WKT MACHINERY (mixta), en conjunto, se compone de dos expresiones y un elemento gráfico consistente en una figura geométrica, figura que se asemeja a un pentágono achatado horizontalmente, en el cual, se incluye la primera de las expresiones, es decir, la expresión WKT, en un tipo de letra especial inclinado hacia la izquierda y con un sombreado negro que da la apariencia de que las letras sobresalen del pentágono, debajo, en el conjunto marcario, observamos otra figura geométrica, un rectángulo horizontal con fondo negro, en el cual se incluye la otra expresión del conjunto, MACHINERY, escrita en una letra especial y con tono blanco. Por su parte, la marca de la demandante es, en conjunto, la expresión AKT, en un tipo de letra especial, grande e inclinada hacia la derecha, con un fondo único grueso en color negro y una figura pequeña hacia su costado izquierdo superior con alita. De lo anterior se evidencia, que ambas marcas cuentan con elementos propios que las hacen diferentes y diferenciables para el consumidor.

   – La coincidencia de las letras KT no necesariamente implica que con ello se pueda inducir al público consumidor a error.

   El tercero interesado WINSTON ECHEVERRY DÍAZ contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – La marca WKT MACHINERY (mixta) no es confundible con la marca AKT (mixta), debido a que la distintividad es clara, pues los signos, palabras, emblemas, etiquetas, dibujos y los gráficos son totalmente diferentes, su pronunciación también es distinta pues la W no tiene ni parecido remoto a la A, así se evita la confusión alegada. Además la fonética y la visualidad de las letras tampoco se confunden.

   – La combinación de las últimas letras desaparece con la diferencia tan notoria y protuberante de la primera que produce un sonido, pronunciación y efecto visual totalmente diferente entre ambas marcas.

   – La palabra MACHINERY también constituye un distintivo y signo que no tiene el opositor y por lo tanto no hay similitud gráfica.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada y se limitará la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b).

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. ...