197-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 197-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150, 190, 191 y 192 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.

Marca: “SUEÑO DE LUNA” (mixta).

Expediente Interno N° 2010-00171.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad SUEÑO DE LUNA LTDA.

2. Actos demandados

   La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 36200 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SUEÑO DE LUNA” (mixto), solicitado por la sociedad SUEÑO DE LUNA LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 48825 de 28 de septiembre de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 65693 de 21 de diciembre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 36200 de 21 de julio de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 25 de septiembre de 2008, la sociedad SUEÑO DE LUNA LTDA. solicitó el registro del signo “SUEÑO DE LUNA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones:

      - La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. argumentó que es titular prioritaria en el uso del signo “SUEÑO DE LUNA”.

      - La sociedad LINARES GRANADOS CREACIONES PACHICAS Y CÍA. S. EN C. se fundamentó en el registro previo de sus marcas “SUEÑO ROSA” (mixtas), para identificar productos y servicios de las clases 10 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 21 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36200 por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SUEÑO DE LUNA” (mixto), solicitado por la sociedad SUEÑO DE LUNA LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. Argumentó que “la Superintendencia ha debido tener en cuenta que la marca solicitada es en extremo similar a la marca DORMILUNA ya registrada en la clase 20 Internacional a nombre de INDUSTRIAS DORMILUNA LTDA.”.

      - El 28 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 48825 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 21 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 65693 por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 36200 de 21 de julio de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

      Fundamentos de la Demanda

      La sociedad INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Se fundamentó en el registro previo de sus marcas “DORMILUNA” (denominativa y mixta), para identificar productos de las clases 20 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - “Debido a la evidente similitud entre la marca SUEÑO DE LUNA y la marca previamente registrada DORMILUNA, podemos concluir que la marca SUEÑO DE LUNA, no es suficientemente distintiva ni para identificar productos de la clase 20 de la clasificación internacional de marcas”.

      - “(…) la marca concedida mediante las resoluciones cuya nulidad se demanda es confundiblemente idéntica a la marca DORMILUNA, de propiedad de la sociedad INDUSTRIAS DORMILUINA S.A., para identificar los siguientes productos y servicios”.

      - “(…) La Superintendencia Delegada ignoró su obligación de realizar de oficio el análisis de registrabilidad marcario, obligación que está consagrada en el artículo 150 de la Decisión 486”.

      - “(…) los términos SUEÑO y DORMIR, necesariamente generan el mismo concepto, y por eso la inclusión de los mismos como único factor diferenciador de las marcas en conflicto, no es suficiente para eliminas (sic) la evidente posibilidad de confusión que genera la coexistencia de los signo (sic) DORMILUNA y SUEÑO DE LUNA, para identificar idénticos productos”.

      - “Que la marca SUEÑO DE LUNA concedida a favor de SUEÑO DE LUNA LTDA., es similar al nombre comercial DORMILUNA de propiedad de mi mandante”.

   2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca concedida en ‘conjunto’ y por su especial composición gráfico nominativa, SÍ es DISTINTIVA, adicionalmente, la marca SUEÑO DE LUNA (mixt

   1. Clase 20 Internacional, NO es similarmente confundible con ninguna marca registrada con anterioridad”.

      - “La Superintendencia, en el análisis de registrabilidad realizado, no omitió su deber de estudiar el signo confrontándolo, no sólo con los signos objeto de oposición, sino también con aquellos que ya estaban registrados”.

      - “(…) el actor en los recursos de ley, y no dentro del término para la oposición que señala la norma supranacional (…), entró a variar su oposición para decir que la misma se fundamentaba en las marcas previamente registradas DORMILUNA, argumento que por ser extemporáneo, fue rechazado por esta Entidad, no obstante, si se observa, en los actos controvertidos se le indica, que en todo caso, del estudio realizado, se encontró que el signo era registrable”.

      - “(…) cada uno de los signos, cuenta con elementos suficientes, gráficos nominativos, que los hacen únicos y diferentes y que en últimas, permiten al consumidor identificarlos con toda claridad en el mercado por lo tanto, las marcas SUEÑO DE LUNA y DORMILUNA, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el público”.

      Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad SUEÑO DE LUNA LTDA., tercera interesada en este proceso.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de noviembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SUEÑO DE LUNA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 25 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y del artículo 136 a los literales a) y b). Y, se interpretará de oficio los artículos 150 (examen de registrabilidad de oficio), 190, 191 y 192 (nombre comercial) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para...