196-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 196-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 200, 224 y la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa, y el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: TONY ROMA´S (denominativa). Proceso Interno: Nº 2006-00232.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil trece.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto 20 de noviembre de 2013.

1. Las partes:

   Demandantes: SIMÓN VIGODA MILLER, actuando en nombre propio y en representación de la sociedad TONY ROMA´S LTDA.

   Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercera Interesada: ROMA SYSTEMS, INC.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 30 de agosto de 2002, la sociedad ROMA SYSTEMS, INC. solicitó el registro de la marca “TONY ROMA´S” (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Tras la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, TONY ROMA´S. LTDA. y el actor, señor SIMÓN VIGODA MILLER presentaron oposición en contra de dicha solicitud.

   – La SIC a través de la Resolución Nº 26558, de 22 de septiembre de 2003, declaró infundada la oposición del señor SIMÓN VIGODA MILLER y la sociedad TONY ROMA´S LTDA. y concedió el registro de la marca solicitada.

   – Contra la mencionada Resolución Nº 26558, SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, en base a que la SIC no tomó en cuenta la titularidad de la sociedad TONY ROMA´S LTDA. del nombre y de la enseña comercial TONY ROMA´S.

   – Ambos recursos fueron resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos mediante la Resolución Nº 22382, de 9 de septiembre de 2004 y, el segundo a través de la Resolución Nº 08257, de 31 de marzo de 2006, agotándose así la vía gubernativa.

   – En julio de 2006, SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. interpusieron acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas Resoluciones Nº 26558, Nº 22382 y Nº 08257, por haber otorgado indebidamente el registro del signo solicitado.

3. Fundamentos de la demanda:

   Los demandantes SIMÓN VIGODA MILLER y TONY ROMA´S LTDA. manifestaron lo siguiente:

   – Que la SIC, al conceder el registro de la marca “TONY ROMA´S” (denominativa), violó el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, toda vez que no tuvo en cuenta la titularidad de la sociedad TONY ROMA´S LTDA. sobre el nombre comercial TONY ROMA´S y el uso continuo e interrumpido de la enseña comercial TONY ROMA´S desde el año 1982, lo cual le da un derecho de exclusividad.

   – Que a la luz del artículo 128 de la Decisión 344, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada.

   – Que se violó el artículo 146 de la Decisión 486, toda vez que no existe norma reglamentaria que diga que cada persona pague por separado la totalidad de la tasa señalada por concepto de demanda de oposición cuando la misma es formulada de forma conjunta, por lo que, en el caso concreto hubo una indebida apreciación del escrito de oposición por parte de la SIC, como quiera que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, fue excluido y no se le permitió ejercer su derecho de contradicción, con el fin de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial.

   – Que se violó el artículo 168 de la Decisión 486, toda vez que si bien la Decisión 486 otorga un derecho preferente a favor de quien obtenga resolución favorable en un proceso de cancelación por no uso, este derecho no es prevalente sobre derechos previos o concomitantes sobre el mismo signo. Las resoluciones que declararon la cancelación por no uso del certificado de registro No. 121303 fueron demandas ante el Consejo del Estado, por cuanto a pesar de que la SIC reconoció que se probó en debida forma el uso real y efectivo, consideró que dicho uso no fue efectuado en forma directa por el titular ni por persona autorizada, y no tuvo en cuenta que por ser el titular del registro una persona natural, la autorización de uso se presume por el simple hecho de que el señor SIMÓN VIGODA MILLER, al contestar la demanda presentó como prueba el uso efectuado por la sociedad GOOD FOODS S.A.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda alegando que:

   – Que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca debe cumplirse con dos requisitos: i) el interesado sobre quien pesa la carga de una prueba debe presentar oportunamente las observaciones a que haya lugar, y ii) el interesado debe alegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial.

   – Que el derecho al uso exclusivo entre una marca y un nombre o enseña comercial idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o similares, lo tendrá quien lo haya adquirido primero, en el caso de la marca al solicitar el registro y del nombre comercial desde el momento en que se usó por primera vez en el comercio.

   – Que el uso de los nombres comerciales debe ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que proteja sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo, y no ocasional, como el cierre de un negocio por inventarios.

   – En virtud de lo expuesto, las pruebas aportadas por la sociedad TONY ROMA´S LTDA. no son prueba de uso del nombre comercial, y el signo solicitado “TONY ROMA´S” (denominativo) es registrable.

   – Que en la expedición de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486, y se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa.

   La tercera interesada ROMA SYSTEMS, INC. señaló lo siguiente:

   – Que el signo solicitado “TONY ROMA´S” (denominativo) por ROMA SYSTEMS INC. es notorio.

   – Que la SIC actuó adecuadamente, manteniendo un claro respeto a los principios jurídicos y buscando la seguridad jurídica de los asociados.

   – Que, teniendo en cuenta i) el contexto jurídico que ii) conllevó a la cancelación por no uso de la marca “TONY ROMA´S” y iii) la no demostración del uso de forma personal, pública, continua y ostensible del nombre o enseña comercial alegado por la sociedad TONY ROMA´S LTDA., la resolución que concede el registro de la marca “TONY ROMA´S” para distinguir servicios de la Clase 43 a favor de la sociedad ROMA SYSTEMS INC., y las resoluciones emanadas por la SIC, respectivamente, con las que se resolvieron los recursos interpuestos, los actos demandados no son susceptibles de nulidad por cuanto fueron expedidos de conformidad con la Decisión 486.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto 20 de noviembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 146 y 168 de la Decisión 486.

   Se procederá a interpretar los artículos 136 literal b) y 146 de la Decisión 486; no se interpretará el artículo 168, ya que la norma pertinente es el artículo 111 de la Decisión 344, ya que el derecho preferente por la cancelación de la marca nace en vigencia de la Decisión 344.

   En consecuencia, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 200, 224 y la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa, y el artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISION 344

   (…)

   Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136

   (…)

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez...